Decisión de Juzgado Primero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 14 de Julio de 2008

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS

198° y 149°

PARTE DEMANDANTE: R.E.A.R., titular de la cédula de identidad Nº 4.323.045 y la sociedad mercantil GRUPO TELEMÁTICO DE LOTERÍAS S.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 29 de mayo 2001, bajo el Nº 72, Tomo 10-A.

APODERADOS DE LA PARTE DEMANDANTE: L.H. y E.R.C., inscritos en el Inpreabogado bajo los Números 76.948 y 86.305 respectivamente.

PARTE DEMANDADA: SERVICIO AUTÓNOMO DE BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA (SABENE) (LOTERIA INTERNACIONAL DE MARGARITA). Creada bajo la denominación de Junta de Beneficencia del estado Nueva Esparta, a través de Decreto Nº 311, de fecha 27-9-1994, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria de la citada entidad de fecha 27-9-1994, registrada la reforma contenida en Decreto Nº 48, de fecha 10-10-2000, publicado en Gaceta Nº E-036 de fecha 11-10-2000.

APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos la designación de apoderados.

MOTIVO: PROTECCIÓN MARCARIA. (Apelación).

I

Conoce este tribunal en alzada, en virtud de la apelación interpuesta por la parte actora contra la sentencia dictada por el Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de esta Circunscripción Judicial, que declaró en fecha 17 de abril del presente año, sin lugar la protección marcaria solicitada.

Habiendo correspondido el conocimiento del asunto a este juzgado, en fecha 23 de mayo del año en curso, se le dio entrada, fijándose el 10º día de despacho siguiente para la presentación de informes.

Señala el apoderado de los accionantes, tanto en el libelo como en la reforma que sus representados desarrollan actividades relacionadas con la creación, diseño, fabricación, promoción y comercialización al mayor de productos de lotería y otros juegos lícitos de similar naturaleza; que en virtud de ello ostentan la titularidad de varias marcas, entre las que se encuentran TRIPLE ORIENTE y DOBLE TRIPLE ORIENTE, protegida para las clases 28, 35, 38, 41 y 16 que distinguen juegos y juguetes, publicidad y negocios comerciales, programas de radio y televisión, administración de loterías y papelería, debidamente registrada bajo instrumento de solicitud de registros de signos distintivos (formas FM-02) emanadas del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI). Que requieren proteger y salvaguardar los derechos sobre la marca TRIPLE ORIENTE, y la terminología ORIENTE, frente a terceros que pretenden atribuirse derechos sobre la referida marca, específicamente contra el SERVICIO AUTÓNOMO DE BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA “SABENE” (LOTERÍA INTERNACIONAL DE MARGARITA), cuyos representantes pretenden atribuirse el uso, goce, disfrute y disposición sobre el término “ORIENTE”, mediante la explotación y comercialización del producto “ORIENTE ¡TU TRIPLE!”, terminología asociada a las actividades tuteladas por la Junta de Beneficencia Pública del estado Monagas, patrocinadora gubernamental de la actividad inherente a la LOTERÍA DE ORIENTE; institución otorgante de la licencia de operación de juegos de loterías, en beneficio de la codemandante GRUPO TELEMÁTICO DE LOTERÍAS S.A., habiendo aquélla manifestado a la LOTERÍA INTERNACIONAL DE MARGARITA la preocupación al trasmitir ésta el juego de lotería ORIENTE TU TRIPLE ya que fonéticamente se identifica con la marca TRIPLE ORIENTE, creando confusión entre ambas, ya que sólo se diferencian en el orden de colocación de las palabras. Que el SERVICIO AUTÓNOMO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA “SABENE” (LOTERÍA INTERNACIONAL DE MARGARITA) no puede explotar la terminología señalada, esto es, la marca TRIPLE ORIENTE. Por tales razones y con base en lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad A.d.N. sobre el Regimen de la Propiedad Industrial cuyo artículo 154 establece el derecho exclusivo que confiere el registro de la marca a su propietario, y el artículo 155 que establece el derecho de accionar contra terceros, pidió ante el a quo secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación y embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho de explotación litigioso. Asimismo pide que el ciudadano R.A. sea autorizado para continuar ejerciendo los derechos que tiene como legítimo propietario de TRIPLE ORIENTE; se prohíba a cualquier tercero y en especial al SERVICIO AUTÓNOMO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA “SABENE” (LOTERÍA INTERNACIONAL DE MARGARITA) el uso, goce, disfrute, diseño, fabricación, promoción, explotación y comercialización de las marcas TRIPLE ORIENTE, DOBLE TRIPLE ORIENTE y cualquier otra que involucre el término ORIENTE.

Acompañaron a la demanda y reforma poder que acredita su representación; copia de solicitud de registro de signos distintivos; copia de boletín de la propiedad industrial; copia de licencia de operación a la Junta de beneficencia Pública del estado Monagas y Grupo Telemático de Loterías S.A; contrato de licencia sobre uso de marcas; copia de los estatutos de la sociedad GRUPO TELEMÁTICO DE LOTERÍAS GTL, SOCIEDAD ANÓNIMA; certificado de registro de la marca DOBLE TRIPLE ORIENTE; y, comunicación emanada de la Lotería de Oriente, dirigida a la Lotería de Margarita.

El Tribunal Vigésimo Segundo de Municipio de esta Circunscripción Judicial, en fecha 16-4-2008 declaró sin lugar la solicitud de derecho marcario, con base en que si bien es cierto que la expresión ORIENTE TU TRIPLE usado por la Lotería de Margarita, tiene alguna similitud fonética con TRIPLE ORIENTE, ambas tienen características que las distinguen, al haber constatado del DVD aportado por el actor que el juego transmitido se contrae a ORIENTE TU TRIPLE DE MARGARITA, los cuales a su vez, se identifican como TRIPLE A y TRIPLE B, así como ORIENTE LIGADITO, no constituyendo tal hecho infracción de derecho. Adicionalmente indicó el juez de la causa que el uso del término ORIENTE, involucra muchas acepciones además de indicar un aspecto geográfico que mal podría ser uso de protección marcaria.

La representación de los solicitantes apeló del referido fallo, oyéndose el recurso libremente.

II

Estando el tribunal dentro del lapso previsto en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, para dictar sentencia, procede a ello, con base en lo dispuesto en el artículo 12 eiusdem, previas las siguientes consideraciones:

Alega la parte demandante que es titular de las marcas TRIPLE ORIENTE y DOBLE TRIPLE ORIENTE, las cuales requiere le sean protegidas del uso por parte de terceros, específicamente del SERVICIO AUTÓNOMO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA “SABENE” (LOTERÍA INTERNACIONAL DE MARGARITA) quien ha venido usando el término ORIENTE y ORIENTE TU TRIPLE, violando la Decisión 486 de la Comunidad A.d.N., creando además confusión entre ambas ya que la diferencia sólo radica en la colocación del orden de las palabras.

Declarada sin lugar la solicitud de protección marcaria, por el Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de esta Circunscripción Judicial, la actora apeló, oyéndose el recurso en ambos efectos, correspondiendo el conocimiento a este tribunal; y, para decidir la referida apelación se observa:

En la presente causa la parte actora pretende le sea autorizado continuar usando las marcas TRIPLE ORIENTE y DOBLE TRIPLE ORIENTE en todas su modalidades y se prohíba a cualquier tercero la comercialización de las referidas marcas y cualesquier otra que involucre el término ORIENTE.

Señala la parte actora que el SERVICIO AUTÓNOMO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA “SABENE” (LOTERÍA INTERNACIONAL DE MARGARITA), ha venido haciendo uso del término ORIENTE y comercializando el producto ORIENTE TU TRIPLE, siendo el único autorizado para operarlas el GRUPO TELEMÁTICO DE LOTERÍAS S.A.

De conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486:

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente

.

A este respecto precisa quien aquí decide que cursa en autos original de Certificados de Registros Números S-244874, S-021990, S-021998, S-022003 y P-244868 de fecha 27-6-2003 con vencimiento el 27-6-2013 del signo distintivo DOBLE TRIPLE ORIENTE instrumentos públicos que esta sentenciadora aprecia en todo su valor probatorio a tenor de los dispuesto en el artículo 1.359 del Código Civil y el artículo 124 del Código de Comercio, y que prueba que el ciudadano R.A.R., es titular de la marca DOBLE TRIPLE ORIENTE, clases 28, 35, 38, 41 y 16, para explotación de los ramos de juegos y juguetes, publicidad y negocios comerciales, programas de radio y televisión, administración de loterías y papelería, seguros personas y seguros en general. Así se establece.

Alega la parte actora que el uso del signo ORIENTE TU TRIPLE y ORIENTE por parte de la LOTERÍA INTERNACIONAL DE MARGARITA, genera confusión, aportando un CD donde constan las transmisiones de los sorteos en los que afirma se usan las mencionadas categorías.

Precisa esta sentenciadora que el contenido del CD no pudo ser reproducido puesto que el mismo está perforado, por ende no se demostró ante esta Alzada la afirmación efectuada por el solicitante, en el sentido que la LOTERIA INTERNACIONAL DE MARGARITA, hace trasmisiones en las que usa indebidamente el término ORIENTE con motivo de la comercialización del producto ORIENTE TU TRIPLE. Así se establece.

No obstante ello, no puede pasar por alto quien decide, que lo pretendido por los solicitantes es la prohibición del uso del término ORIENTE en cualquiera de sus formas por parte del SERVICIO AUTÓNOMO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA “SABENE” (LOTERÍA INTERNACIONAL DE MARGARITA), término genérico que como señaló el a quo se asocia con una región geográfica y que puede ser utilizado de diferentes formas, por distintas personas que incluso realizan actividades similares, sin que forzosamente deban confundirse.

Respecto a la confundibilidad que pudiere existir entre signos distintivos, en el presente caso TRIPLE ORIENTE y ORIENTE TU TRIPLE, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 29-03-2001, señaló que:

“En este sentido, cabe reiterar que en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con valor permanente para concluir en la confundibilidad de marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala han establecido determinados criterios para apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen un carácter taxativo sino meramente enunciativo y deberán ser aplicados a la luz de cada caso concreto (Véanse sentencias de la Sala Político-Administrativa de fechas 14 de junio de 1984 y 07 de noviembre de 1995, casos: Sáfilo Societa Azionaria Fábrica Italiana Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX COMPANY, respectivamente). Algunos de estos parámetros se enumeran a continuación:

1. La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca: la confusión debe resultar pues, de la comparación que se haga a simple vista o de ser oída. En este examen debe también apreciarse el impacto que pueda producir el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, constituirían la imagen figurativa y/o fonética característica individualizadora a recordar por el consumidor.

2. Las marcas gráficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados aisladamente;

3. La acentuación prosódica u ortográfica, sin que constituya por sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allí que puedan coexistir marcas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto de las sílabas que integran la palabra y su acentuación difieren a tal punto que evitan toda posible confusión;

4. Debe considerarse también, la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su ámbito comercial.

Aplicando los anteriores lineamientos al estudio comparativo de las marcas en pugna, se advierte, en primer lugar, que si bien éstas contienen términos integrados por tres letras, que por igual comienzan por una “h” seguida de la vocal “i” y terminan con una consonante cortante, esto es, que frena el sonido conformador del término, tal parecido es insuficiente a los fines de concluir en su similitud y por tanto, en su incompatibilidad en el mercado.

En efecto, es jurisprudencia reiterada de este Alto Tribunal que para que exista “parecido fonético” entre dos marcas comerciales suficiente para impedir el registro de una de ellas, es necesario, que tal similitud resulte de la comparación que en conjunto se haga de las marcas, y no del minucioso análisis de cada uno de sus elementos; máxime en casos como el de autos, en el cual una de las marcas en conflicto es de naturaleza compleja (Véase sentencia de la Sala Político-Administrativa del 06 de agosto de 1986, caso: Equipos Nacionales Vanguard de Venezuela S.A.).”

En el caso sub examine se observa que la demandante es titular de la marca de DOBLE TRIPLE ORIENTE (clases 28, 35, 38, 41 y 16) para distinguir productos, servicios o actividades de juegos y juguetes, publicidad y negocios comerciales, programas de radio y televisión, administración de loterías y papelería, la cual contempla, -como se señalara- expresiones de uso general y área geográfica, indicando que la demandada utiliza la expresión ORIENTE TU TRIPLE, compuesto por un conjunto de vocablos entre los cuales aparece la mención ORIENTE y TRIPLE, que si bien coinciden, a juicio de esta juzgadora, pueden perfectamente diferenciarse de la marca de la cual es titular la demandante, logrando una particularidad suficiente para distinguirla del registro existente, si a ello se adiciona que el a quo indicó que del video se infirió que se trataba de juegos identificados como ORIENTE TU TRIPLE DE MARGARITA, TRIPLE A y TRIPLE B así como ORIENTE LIGADITO, lo que en modo alguno puede generar confusión. Así se establece.

Así, el examen comparativo, con base en las reglas establecidas, revela que los elementos literales, gráficos y fonéticos, que constituyen el nombre comercial DOBLE TRIPLE ORIENTE, no impiden, en su conjunto, que el consumidor a una primera impresión del nombre de la empresa, pueda confundirla con la marca “ORIENTE TU TRIPLE y menos aun con ORIENTE TU TRIPLE DE MARGARITA, TRIPLE A, TRIPLE B y ORIENTE LIGADITO, por lo que ambos elementos intelectuales marca y nombre comercial pueden coexistir. Así se decide.

Una vez determinado que los signos que identifican los elementos intelectuales pueden identificarse y distinguirse uno de otro, permitiendo su coexistencia sin que tienda a la confusión en el ámbito comercial, es menester para esta sentenciadora, con vista a la normativa de Propiedad Intelectual de la Comunidad A.d.N. (Decisión 486) declarar que en el caso de autos no hay infracción de la marca DOBLE TRIPLE ORIENTE por parte del SERVICIO AUTÓNOMO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA “SABENE” (LOTERÍA INTERNACIONAL DE MARGARITA). Así se establece.

Asimismo, quiere esta sentenciadora precisar que la parte actora arguye en su libelo de demanda afirmaciones relacionadas con practicas desleales por parte de la LOTERÍA INTERNACIONAL DE MARGARITA, cuyas acciones deben ventilarse a la luz de las leyes especiales que rigen la materia, y en procedimientos administrativos autónomos por ante organismos competentes, no correspondiéndole a esta sentenciadora pronunciarse sobre los mismos. Así se decide.

Ahora bien, circunscribiéndonos al asunto aquí controvertido, vale decir, al uso de la marca ORIENTE TU TRIPLE por parte del SERVICIO AUTÓNOMO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA “SABENE” (LOTERÍA INTERNACIONAL DE MARGARITA), queda claramente determinado en autos que la parte actora es titular del registro de la marca de servicio DOBLE TRIPLE ORIENTE (clases 28, 35, 38, 41 y 16) para distinguir productos, servicios o actividades de juegos y juguetes, publicidad y negocios comerciales, programas de radio y televisión, administración de loterías y papelería, es decir, toda una gama de actividades, productos y servicios; y la LOTERÍA INTERNACIONAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, ha usado la expresión ORIENTE y TRIPLE, conjuntamente con otras palabras, para identificar un sorteo de lotería, lo que, se reitera, no ocasiona confusión en perjuicio de los accionantes. Así se resuelve.

III

Por todas las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la apelación propuesta por la representación de la parte actora, contra la decisión dictada por el Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de esta Circunscripción Judicial, en la demanda que por INFRACCIÓN DE MARCA incoara el ciudadano R.E.A.R. y la sociedad mercantil GRUPO TELEMÁTICO DE LOTERÍAS C.A., contra el SERVICIO AUTÓNOMO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA “SABENE” (LOTERÍA INTERNACIONAL DE MARGARITA), ambas partes identificadas al inicio de este fallo.

Se confirma con la motiva expuesta el fallo apelado.

Por cuanto no hubo trabazón de la litis no ha lugar a costas.

Publíquese. Regístrese. Déjese copia y en su oportunidad legal bájese el expediente al tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera instancia en lo Civil Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los catorce (14) días del mes de julio del año dos mil ocho (2008). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

La Juez.

M.R.M.C.

La Secretaria.

Norka Cobis Ramírez.

En la misma fecha de hoy 14-7-2008, previo el anuncio de ley, se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las diez y veinte minutos de la mañana. (10:20 a.m.).

La Secretaria.

Exp. 45.462