Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 17 de Agosto de 2004

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui

Barcelona, diecisiete de agosto de dos mil cuatro

194º y 145º

ASUNTO : BH03-M-2001-000039

Por auto de fecha 06 de Octubre de 1998, este Juzgado admitió la demanda incoada por la empresa "H.T., INC", domiciliada en 501 S.S.R., suite 5 Wilmington DE 19809 Estados Unidos de América, representada por sus apoderados judiciales R.H.L.R., J.P.B.Q., R.G.M., C.A.M., C.D.H., M.T.M., Y.S.H. y M.I.L., abogados en ejercicio domiciliados en la ciudad de Caracas e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 5.688, 1.085, 14.544, 26.442, 31.491, 66.500, 66.501 y 68.361 respectivamente; M.M., J.O.L.P., C.M., R.D., F.C., C.B. y J.M.P.O., abogados en ejercicio, domiciliado este último en la ciudad de Puerto La Cruz y los restantes en la ciudad de Maturín e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 7.724, 11.302, 57.926, 71.191, 76.78387.652 y 88.270, respectivamente, en contra de la sociedad mercantil “THE HOME DEPOT, C.A.” (antes denominada CONSTRUHOGAR, C.A.), domiciliada en la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui, y constituida mediante documento inscrito por ante la Oficina de Registro Mercantil III de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 14 de diciembre de 1995, anotada bajo el N° 54, Tomo A-4. y ordenó el emplazamiento de la empresa demandada a los fines de que la misma compareciera dentro de los veinte (20) días siguientes a su citación, a objeto de que procediera a contestar la demanda incoada en su contra.

Mediante diligencia de fecha 20-10-1998, el abogado J.M.O.C., en representación de la sociedad mercantil THE HOME DEPOT, C.A., antes denominada CONSTRUHOGAR, C.A., acudió a darse por citado manifestando asimismo quedar en cuenta del lapso de veinte (20) días de despacho para dar contestación a la demanda u oponer las cuestiones previas a que hubiese lugar.

En fecha 26-10-1998, la representación judicial de la parte actora, de conformidad con lo previsto en el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, procedió a reformar el libelo de demanda, visto el cambio de denominación comercial de la demandada, pese a tratarse de la misma persona jurídica.

Por auto de fecha 05-11-1998 el citado Juzgado admitió la reforma de la demanda y, de conformidad con lo previsto en el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, determinó que la demandada quedó emplazada para que compareciera dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la fecha de dicho auto a objeto de dar contestación a la demanda incoada en su contra.

En fecha 15-12-1998, el abogado J.M.O.C., actuando en su carácter de apoderado de la sociedad mercantil THE HOME DEPOT, C.A., en lugar de dar contestación al fondo de la demanda, promovió las cuestiones previas previstas en los ordinales 5°, 6° y 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

Mediante escrito de fecha 08-01-1999, la parte actora negó, rechazó y contradijo todas y cada una de las cuestiones previas opuestas por la demandada alegando ser ilegales e inexistentes los hechos e improcedente el derecho reclamado, promoviendo como pruebas en dicha incidencia, mediante escrito de fecha 26 de enero de 1999, copia certificada de la Resolución N° 003047 de fecha 07 de agosto de 1997, emitida por el Servicio Autónomo de Propiedad Industrial (SAPI), donde dicho órgano administrativo declaró notoria la marca THE HOME DEPOT, propiedad de H.T., INC. contra la solicitud de registro presentada por la empresa demandada, considerándola incursa en las disposiciones prohibitivas contenidas en el literal h) del artículo 82 y literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Junta del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, en dicha oportunidad la representación judicial de la empresa demandante, consignó copia de sentencia dictada en fecha 06 de octubre de 1997 por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la que se declaró textualmente que “en virtud del principio de presunción de legalidad y ejecutoriedad de los actos administrativos, que hasta el momento en que se revoquen o anulen las resoluciones de un ente administrativo, son obligantes tanto para los administrados como para la propia administración, alcanzando todo su ámbito jurídico de actuación, y no está dado a las partes pretender la ejecución de actos que conlleven el desconocimiento o trasgresión de las decisiones de la Administración, ni siquiera por la sola circunstancia de haberse intentado algún recurso en contra de las mismas.”

En fecha 28-01-99, la representación judicial de la demandada procedió a promover como pruebas de sus alegatos de cuestiones previas, el libelo de demanda y su reforma, donde argumentaron que no fueron expresados los daños y perjuicios, los Boletines de Propiedad Industrial, contentivos de las Resoluciones de Notoriedad de la marca THE HOME DEPOT, por no indicarse en las mismas que dicho signo distintivo es propiedad de H.T., INC; asimismo, consignaron copia certificada y copia simple de Diecinueve expedientes administrativos que cursan ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual contentivos de diecinueve (19)Solicitudes de Registro de la marca HOME DEPOT y HOME DEPOT J. GASPARD y, finalmente, promovieron prueba de informes, solicitando al Tribunal se sirviera oficiar al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual a los fines de que informe al Tribunal sobre el hecho de que en dicho organismo reposan Diecinueve (19) expedientes administrativos, cuyas copias consignó la empresa demandada en autos, contentivos de las Solicitudes de Registro de la marca HOME DEPOT y HOME DEPOT J. GASPARD. En dicha oportunidad, la representación judicial de la demandada igualmente solicitó, para la prueba de informes al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), que dicho organismo informara el estado actual en que se encontraban los referidos procedimientos administrativos y la reproducción fotostática de cada uno de ellos.

Por auto de esa misma fecha, el Tribunal de la causa admitió las pruebas promovidas por las partes en la articulación probatoria originada por la promoción de las cuestiones previas, admitiéndose asimismo por auto de fecha 1° de febrero de 1999, la prueba de informes promovida por la demandada, ordenándose se librara el respectivo oficio.

Posteriormente, por auto de fecha 04-02-99, la Juez Titular del Tribunal de la causa, ciudadana M.d.L.S.d.M., se inhibió de conocer la misma, vista de la enemistad surgida con el abogado de la parte demandada, J.M.O., en virtud de haber ingresado el mismo en el despacho de la Juez y haber expresado la falta de providencia relativa a la promoción de la prueba de informes al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), y ante el comentario de la misma de que el 1°-02-99 se había vencido el lapso probatorio de la articulación y que en varias notas constantes en autos se había instado al interesado para que consignara papel y estampillas, consideró que “se le estaba objetando su conducta en el ejercicio profesional”, por lo que, mediante diligencia de esa misma fecha, pidió al Tribunal que “sin más dilación” se remitiera el expediente al respectivo Tribunal Distribuidor.

Con motivo de ello y, mediante auto de fecha 09-02-99, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta misma Circunscripción Judicial ordenó remitir el expediente al Tribunal Distribuidor de turno, distribuyéndose, en fecha 11-02-99, la causa al Juzgado Primero de Primera Instancia, quién por auto de fecha 18-02-99 le dio entrada y le asignó el número de expediente 21.868.

Por diligencia de fecha 23-02-99, el apoderado de la demandada solicitó se libraran los oficios correspondientes al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) a los fines de evacuar la prueba de informes promovida en su oportunidad, por lo que, con fecha 08 de marzo de 1999, se procedió a librar el respectivo oficio.

Posteriormente, mediante diligencia de fecha primero 1-07-1999, a los fines de la continuidad de la presente causa por razones de celeridad procesal, la representación judicial de la parte actora, solicitó se ratificara el oficio librado en fecha 08-03-99, lo cual fue acordado por auto de fecha 09-07-99 ordenándose la emisión del respectivo oficio, previo el pago por parte de la misma actora H.T., INC del respectivo derecho arancelario correspondiente a la prueba promovida por la empresa demandada.

Mediante escrito presentado en fecha 07-12-2000, la actora solicitó al Juzgado de la causa procediera, sin más dilación, a dictar sentencia sobre las cuestiones previas opuestas por la parte demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 05-03-01, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta misma Circunscripción Judicial, emitió decisión sobre las cuestiones previas opuestas por la empresa demandada declarando sin lugar todas y cada una de las cuestiones previas planteadas por la misma, al determinar que: 1°) de autos se evidenciaba que este juicio es netamente mercantil, siendo por ende improcedente la presentación de una caución a fianza por parte de la empresa actora, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.102 del Código de Comercio; 2°) se apreció, tanto en el libelo de demanda como en su reforma, que los daños y perjuicios demandados se encuentran plenamente especificados y cuantificados; y 3°) se determinó que la decisión que dicte el Registrador de la Propiedad Industrial en contra de la empresa demandada, no va a producir influencia sobre la decisión que se pueda dictar en el presente juicio, no existiendo la subordinación entre el proceso que se lleva ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual y el presente proceso que se lleva ante este Juzgado Mercantil, siendo improcedente el alegato de prejudicialidad.

Mediante diligencia de fecha 13-03-01, la empresa actora H.T., INC se dio por notificada de la indicada decisión y solicitó la emisión de la respectiva Boleta de Notificación de la demandada.

En fecha 25-04-01, el Juez Titular de dicho despacho, mediante auto de esa misma fecha, se inhibió de seguir conociendo del presente juicio, por cuanto el día 20 de abril de 2001 fue recusado por el co-apoderado de la demandada, abogado J.M.O.C., nuevamente por enemistad con el citado abogado, ordenándose por auto de fecha 03-05-01 la remisión del expediente al respectivo Tribunal Distribuidor, correspondiendo esta vez el conocimiento de la presente causa al actual Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario, a cargo del Juez Provisorio J.M.G., quién, mediante auto de fecha 21-06-01 le dio entrada bajo el N° M-692.

Mediante diligencia de fecha 25-09-01, la representación judicial de la actora solicitó se librara la respectiva Boleta de Notificación a la empresa demandada, lo cual fue acordado mediante auto de fecha 03-10-01, pedimento que fuera ratificado por la actora en fecha 19-11-01 a los fines de que la Boleta fuera consignada por el Alguacil en el domicilio procesal de la demandada, todo lo cual se acordó mediante auto de fecha 26-11-01, emitiéndose en dicha oportunidad la respectiva Boleta y dejándose constancia en fecha 03-12-01 de la notificación de la empresa demandada.

En fecha 09-01-02, la representación judicial de la demandada dio contestación al fondo de la demanda.

Posteriormente, mediante escrito de fecha 04-02-02, la empresa accionante promovió pruebas, reproduciendo el mérito favorable de los autos; cuatro (4) Inspecciones Judiciales en los locales comerciales propiedad de la demandada, a los fines de demostrar la continuidad del uso Ilegal de la marca THE HOME DEPOT; Inspección Judicial a ser practicada sobre la página web www.homedepot.com; Experticia a ser practicada sobre la denominación, marca comercial y de servicio THE HOME DEPOT, por una parte, y por el otro sobre el nombre comercial mediante el cual la demandada distingue ilegalmente sus establecimientos comerciales y, finalmente, testimoniales a los fines de demostrar la confusión que el uso ilegal de la marca THE HOME DEPOT por parte de la demandada, causa en el público consumidor, así como la notoriedad de este signo distintivo.

En misma fecha, la representación judicial de la parte demandada, promovió pruebas, en donde además de alegar el mérito favorable de los autos, promovió testimoniales para ser evacuadas en las ciudades de Puerto La Cruz, Porlamar, Maturín, San Félix, Puerto Ordaz, Valencia, El Tigre y Guarenas; e Inspecciones Judiciales en los Estados Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas, Bolívar, Carabobo, Miranda y, finalmente, promovió prueba de informes al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria con el fin de verificar la situación fiscal de la empresa actora.

En fecha 07-02-02, al representación judicial de la demandada presentó escrito de oposición a la admisión de los medios probatorios promovidos por la actora.

Por auto de fecha 14-02-02 este Juzgado admitió las pruebas de testigos y de Inspección Judicial, promovidas por la actora y por la demandada, librándose los respectivos despachos. Igualmente declaró inadmisibles las pruebas promovidas por la actora referidas a la Inspección a ser practicada sobre la página web www.homedepot.com, así como la experticia a ser practicada sobre la denominación, marca comercial y de servicio THE HOME DEPOT, por una parte, y por la otra sobre el nombre comercial mediante el cual la demandada distingue sus establecimientos comerciales.

Por diligencia de fecha 20-02-02, la actora apeló de dicho auto, oyéndose el indicado recurso por auto de fecha 21-02-02, encontrándose actualmente para decisión del Tribunal de Alzada.

Una vez culminado el lapso probatorio y remitidas a este Despacho las resultas de la totalidad de las comisiones libradas en su oportunidad para la evacuación de las pruebas promovidas, pero no evacuadas completamente por las partes, en fecha 04 de junio de 2003, la parte actora presentó su escrito de informes, no haciéndolo así la demandada, entrando en la oportunidad procesal para dictar sentencia:

Para decidir el Tribunal Observa:

En la citada demanda la accionante alegó que H.T., Inc., es la titular y legítima propietaria en Venezuela, de la marca THE HOME DEPOT según se evidencia de las copias certificadas que anexaron marcadas “B”, “C” y “D”, que se describen a continuación: Marcado “B” la Resolución N° 004435 de fecha 20 de mayo de 1996, publicada en el Boletín 404 de fecha 29 de mayo de 1996, donde se acuerda el registro de la marca THE HOME DEPOT, inscripción N° 617-91 de fecha 16 de enero de 1991, clase 50, a nombre de H.T., INC. Marcado “C”: Planilla de relación de derecho de registro a cancelar de la marca THE HOME DEPOT, inscripción N° 617-91 de fecha 16 de enero de 1991, clase 50 a nombre de HOMER TL, INC. Marcado “D”: Solicitud de cambio de peticionario de la marca THE HOME DEPOT en clase 50 a favor de H.T., INC.

Que H.T., Inc., además de tener la marca THE HOME DEPOT registrada en Venezuela, se encuentra registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, según se desprende de Certificados de Registro Nº 1297161, de fecha 18 de septiembre de 1984, en la clase 42 de la Nomenclatura Internacional, Nº 1.765.449, de fecha 20 de abril de 1993, en la clase 2 de la Nomenclatura Internacional, Nº 1.188.191, de fecha 26 de enero de 1982, en clase 42, de la Nomenclatura Internacional, Nº 1.431.636, de fecha 10 de marzo de 1987, en clases 1, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 21 Y 27 de la Nomenclatura Internacional, Nº 1.835.705, de fecha 10 de mayo de 1994, en la clase 37, 39 Y 42 de la Nomenclatura Internacional y Nº 1.152.625, de fecha 28 de abril de 1981, en la clase 35 de la Nomenclatura Internacional.

Alegan que la marca THE HOME DEPOT ha sido reconocida y establecida a favor de H.t.., Inc., por el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial al pronunciarse negando la observación al registro de la misma en la resolución N° 004435 de fecha 20 de mayo de 1996.

Aducen que la reconocida notoriedad de la marca THE HOME DEPOT, así como su consolidación en el mercado se ha logrado gracia a los esfuerzos realizados por su propietaria H.T., Inc., y que gracias a esos esfuerzos la marca THE HOME DEPOT está definida como una marca de servicio y un nombre comercial, siendo que la demandada CONSTRUHOGAR, C.A., lejos de utilizar la misma como su nombre comercial para distinguir establecimientos, y en consecuencia prestar un servicio a través de ésta, decidió copiar y claramente aprovecharse de la fama, prestigio y notoriedad de la marca propiedad de H.T., Inc., eliminando el artículo THE, agregándole en menor tamaño, el nombre J. Gaspard, en evidente uso ilegal del nombre comercial THE HOME DEPOT, aprovechándose de la notoriedad de la marca de propiedad de H.T.., en detrimento de sus derechos de propiedad industrial.

Señalan que desde el momento en que Construhogar, C.A., presentó en el mercado establecimientos comercial distinguidos en su fachada con la marca THE HOME DEPOT produjo una confusión en el mercado que desmejora la imagen de la marca, pues los establecimiento de Construhogar, C.A., no llenan los extremos de tecnología, calidad y originalidad que reúnen los de H.T., Inc, llevando al consumidor a comprar productos en dichos locales comerciales que consideran respaldados por la garantía de calidad de H.T., Inc., y que dicha confusión desmejora la conducta adoptada por Construhogar C.A, para beneficiarse de la reputación y buen nombre que avala a la marca de THE HOME DEPOT, lo que impide que se cumpla con la función individualizadora que protege al consumidor. Dicen que tal conducta desplegada por Construhogar, C.A, está identificada en la doctrina patria y extranjera como competencia desleal, por la utilización ilegítima de la reputación de otro.

Sostienen que la competencia desleal se aparta de la sana competencia que debe existir entre los diversos competidores de un mercado respectivo, suplanta tal actitud lícita, por medios que van más allá de la mera finalidad de sacar del mercado a los competidores naturales, y con un elemento netamente doloso, el que lesiona los intereses patrimoniales de dicho competidor.

Asimismo, la accionante señala que la conducta desplegada por la demandada, le ha ocasionado serios daños y perjuicios, por cuanto los que presta Construhogar, C.A. a través del uso ilegal de la marca THE HOME DEPOT no están sometidos a los estrictos controles de tecnología y calidad utilizados por H.T., Inc., por lo que su reputación ha resultado perjudicada.

Alegó como punto previo a la reforma que el apoderado de la demandada subsanó cualquier situación que pudiera haberse presentado al haberse dado por citado personalmente y no haber esperado su citación normal. Indicaron que tal cambio de denominación no haría necesario reformar la demanda, pero si se hacía indispensable por la existencia de un hecho nuevo que aumenta la ilegalidad de la actividad desplegada por la demanda. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Registro Público, demandaron la nulidad del asiento No. 37, tomo A-58, de fecha 18 de septiembre de 1998, relativo al acta de asamblea, mediante el cual se efectúo el cambio de denominación comercial de CONSTRUHOGAR, C.A., a THE HOME DEPOT, C.A., compañía registrada en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, por haber sido otorgado en contravención a lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial y en la Decisión 344.

Estiman la demanda en cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000,oo), y solicitan del Tribunal acuerde el ajuste por inflación, corrección monetaria o indexación de todos los montos reclamados en virtud del libelo.

Decididas las cuestiones previas promovidas, en la oportunidad correspondiente la representación judicial de la demandada dio contestación al fondo de la demanda circunscribiendo su defensa a los siguientes puntos:

1. - Negó, rechazó y contradijo todos y cada uno de los alegatos contenidos en el escrito libelar y su reforma, impugnó y rechazó que la marca THE HOME DEPOT fuera propiedad de la empresa actora, puesto que alegó que la misma fue otorgada inicialmente a favor de Home Depot U.S.A., INC.;

2. - La demandada negó, rechazó y contradijo que usa la marca HOME DEPOT J. GASPARD de una forma ilegal y abusiva de los derechos de propiedad industrial de H.T., INC, por cuanto el elemento diferenciador de dicho signo distintivo es el nombre J. GASPARD colocado al lado del mismo.

3. - Opuso la falta de cualidad de la empresa demandante para intentar la presente acción; alegaron asimismo que su representada utilizó de buena fe el signo distintivo o nombre comercial “HOME DEPOT J. GASPARAD” para identificar los servicios que presta, pero no lo utilizaba a título de marca y tampoco tal utilización de ese signo distintivo indujo a error a persona alguna, ni causó confusión en el comercio, considerando asimismo que no se encuentran llenos los extremos del artículo 192 de la actual Decisión 486, por no existir, en el presente caso, “para el caso de nombres comerciales notorios” un requisito adicional como es el aprovechamiento injusto de ese prestigio; y,

4. - Solicitaron la cancelación de la marca THE HOME DEPOT por falta de uso por parte de H.T.., Inc., tanto en Venezuela como en los países miembros del Acuerdo de Cartagena.

   Ahora bien, antes de pasar a analizar los alegatos y defensas esgrimidas por las partes, debe este Juzgador decidir la falta de cualidad de la actora que ha sido alegada por la demandada. En este sentido, quien aquí sentencia pasa a analizar el punto en los siguientes términos:

   Señala la parte demandada, que la marca THE HOME DEPOT no es propiedad de la empresa actora, puesto que fuera otorgada inicialmente a favor de la empresa Home Depot U.S.A., INC., lo que, según la accionada, conlleva a la falta de cualidad de la demandante para intentar y sostener la presente acción.

   Cursa en autos, al folio trescientos ochenta y cinco (385) copia certificada del escrito presentado al Registrador de la Propiedad Industrial, mediante el cual la firma identificada como HOME DEPOT U.S.A., INC., solicitó a dicho ente administrativo tomar nota del Cambio de Peticionario para la Solicitud de Registro de la Marca denominada “THE HOME DEPOT”, signada bajo el N° 617-91, clase nacional 50, presentada en fecha 16 de enero de 1991 a favor de la firma H.T., INC., aceptando esta última, mediante apoderado, dicho cambio de peticionario.

   Igualmente, cursa a los folios trescientos ochenta y uno (381) y trescientos ochenta y dos (382), que mediante resolución N° 2762, del 14 de julio de 1997 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N°413, Tomo II, del 06 de agosto de 1997, fue concedida el nombre comercial “THE HOME DEPOT”, signada bajo el N° 617-91, clase nacional 50, a favor de la firma Home Depot U.S.A. Inc.

   Ahora bien, la falta de cualidad que ha alegado la demandada deviene del hecho de que la marca The Home Depot fue concedida a nombre de Home Depot USA, Inc, y no a nombre de H.T., Inc., por lo que está última no tendría cualidad para haber interpuesto esta acción, siendo que según lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Propiedad Industrial, los actos y resoluciones del registro de la Propiedad Industrial tendrán autenticidad y vigor desde que aparezcan en el Boletín de la Propiedad Industrial

   Ahora bien; la materia objeto de esta controversia, se encuentra regulada por la Ley de Propiedad Industrial, en su momento por la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y actualmente por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   La Ley de Propiedad Industrial en su artículo 91 contempla: “Cuando una persona cambie o modifique su nombre, con arreglo a la Ley, podrá solicitar del Registro de la Propiedad Industrial que se anote el cambio o modificación verificados en cada uno de los asientos que correspondan a las patentes o marcas de su propiedad …La solicitud podrá hacerla la persona cuyo nombre ha sido cambiado o modificado y con ella, dicha persona deberá acompañar copia auténtica del acto en que conste el cambio o modificación del nombre. Con la solicitud de cambio o modificación de nombre y con los recaudos acompañados, se formará expediente, el cual se archivará.”

   Por su parte el artículo 89 de la derogada decisión 344, establecía:

   “El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. (…)

   Igualmente, el artículo 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece:

   El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. (…)

   De dichas normas se desprende que las mismas no obligan a que los cambios de solicitantes y/o peticionarios de registros de marca deban ser publicados en el Boletín de la Propiedad Industrial y, mucho menos, que de ello se desprenda la validez o no de dicha modificación, ordenándose únicamente, conforme a los artículos antes transcritos, que dicha solicitud deberá ser simplemente archivada en el expediente administrativo respectivo.

   Por otro lado, observa este juzgador que la obligación de publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, no aplica para todas las actuaciones que las partes presente en dichos expedientes administrativos, pues clara es la Ley al expresar en sus artículos 54 y 55 los siguiente:

   Artículo 54: Todas las publicaciones previstas en la presente Ley deberán hacerse en el Boletín de la Propiedad Industrial que es el órgano de la Oficina de Registro. Los ejemplares de este Boletín tendrán fuerza de instrumentos públicos. (Negrillas y Subrayado de este fallo)

   Artículo 55: Los actos y documentos cuya publicación ordena la presente Ley, tendrán el carácter de público por el hecho de aparecer en el Boletín de la Propiedad Industrial. (Negrillas y subrayado de este fallo)

   En consecuencia, sólo son ciertos actos los que deben ser publicados en tales Boletines de la Propiedad Industrial, y que tal y como este sentenciador ha podido observar, los mismos están expresamente señalados por el propio ordenamiento jurídico en artículos como los que se citan a continuación: artículo 60, que ordena la publicación de las solicitudes de patentes; artículo 63, que ordena la publicación de las oposiciones que hagan a la concesión de una patente; artículo 68 que ordena la publicación de la patente concedida; artículo 76 que ordena la publicación de las solicitudes de una marca; artículo 77, que ordena publicar las objeciones u oposiciones a la concesión de una marca; artículo 86 que ordena publicar la concesión de la marca; y así otros artículos, que taxativamente, ordenan cuáles actos deben ser publicados en el Boletín de la Propiedad Industrial.

   Asimismo, el referido cambio de nombre y/o de peticionario no constituye una cesión, bajo cuya figura la empresa demandada enmarcó su alegato, sino, como se desprende de las ya citadas normas, lo que se efectuó fue un cambio de peticionario, es decir, de solicitante, figura esta muy distinta a la cesión del derecho marcario que ciertamente conlleva la obligación de publicarlas en el citado Boletín a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial y en el artículo 116 de la derogada Decisión 344 que era la ley aplicable para el momento en que se verificó el cambio de peticionario.

   Igualmente se ha podido constatar la validez de dicho cambio de peticionario a favor de H.T., INC., por parte del Registrador de la Propiedad Industrial, al cursar en autos, al folio novecientos veintiséis (926) y siguientes, Resolución emitida por dicho Organismo, signada bajo el N° 003047 de fecha 07 de agosto de 1997, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 416 de fecha 31 de octubre de 1997, donde se declaró con lugar la observación interpuesta por H.T., Inc., en su carácter de titular de la marca THE HOME DEPOT, registros números 617, 3485, 3486 y 3487, en clases 43, 02, 09 y 11 internacional, a la solicitud de registro de la marca comercial Home Depot solicitada por J.G. (según se evidencia del folio novecientos setenta ), negando en consecuencia dicha marca comercial “debido que al compararse los signos en conflicto HOME DEPOT el signo solicitado y THE HOME DEPOT el signo registrado se evidencia claramente que el primero está contenido íntegramente en el segundo, además que distinguen productos análogos hecho por el que se hace imposible la coexistencia pacífica de ambos signos en el mercado porque se induciría a error y confusión al público consumidor al adquirir los productos pensando que son de titular original. Es doctrina constantemente reiterada por este despacho que no puede otorgarse el registro de un signo que reproduzca a otro ya registrado sin añadírsele elementos que le impriman distintividad frente a al signo registrado y que distingan productos análogos.”

   Por los razonamiento antes expuesto, se declara improcedente la defensa de la parte demandada, relativa a la falta de cualidad de la actora para intentar y sostener la presente acción y, así se decide.

   Otra de las defensas o alegatos de la demandada lo constituye el hecho expresado en su escrito de contestación a la demanda, referente al derecho de uso que ésta posee sobre el nombre o denominación comercial “HOME DEPOT J. GASPARD”, el cual alegan poseer según los términos del artículo 190 de la Decisión 486, el cual expresa que “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.”

   Ahora bien, este sentenciador puede apreciar que, para el momento en que se demanda el uso ilegal de la marca THE HOME DEPOT por la empresa H.T.., INC., siendo el libelo de demanda de fecha 12 de febrero de 1999, se encontraba vigente la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, la cual expresa que “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo excepto cuando imponga menor pena.(…)”, considera que la normativa aplicable es la referida Decisión 344, la cual establecía en su artículo 128 que:

   Artículo 128: El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

   Al prever nuestra legislación interna un sistema de registro, según lo establecido en la decisión 344, al nombre comercial le era en consecuencia aplicable las normas relativas al capítulo de marcas, que en su artículo 102 establecía:

   Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

   En todo caso de la primigenia norma (Decisión 344) se colige que, a los efectos de la regulación sobre registro o no de nombres o denominaciones comerciales, remite a la legislación interna de cada País Miembro que, en nuestro caso, es la Ley de Propiedad Industrial, que en su artículo 27 establece claramente que “La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación comercial.”

   Dentro de los parámetros establecidos por la referida Ley De Propiedad Industrial, el nombre o denominación comercial para el momento en que fue incoada esta acción debía ser una marca debidamente registrada, tanto a la luz de dicha normativa como de la Decisión 344, artículos 27 y 102, respectivamente. Su registro ante la respectiva oficina nacional competente es el que le confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma, siendo que de autos no se desprende, que la empresa demandada THE HOME DEPOT, C.A. haya demostrado poseer registro alguno sobre el nombre comercial “HOME DEPOT J. GASPARD”, pese a que, para la fecha en que fue interpuesta la demanda, se encontrara aún vigente la Decisión 344 que, al remitir a nuestra legislación interna, preveía que para ejercer el derecho al uso exclusivo era necesario haber obtenido el registro respectivo.

   Por el contrario, el derecho al uso del signo THE HOME DEPOT sí lo adquirió la empresa actora, que tal y como se señalara en las líneas anteriores obtuvo el registro de la marca mediante resolución del 14 de julio de 1997, y así se declara.

   Con respecto a alegato de buena fe esgrimida por la demandada, este Tribunal para decidir observa lo siguiente:

   La Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 105, establecía lo siguiente:

   Artículo 105.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios. (…)

   El transcrito artículo fue reproducido en el artículo 157 de la actual decisión 486.

   Sostiene la demandada The Home Depot C.A., que ha usado el signo distintivo o nombre comercial “Home Depot J. Gaspard”, para identificar los servicios que presta, pero no lo utilizaba a título de marca y tampoco tal utilización indujo a error a persona alguna, ni causaba confusión en el comercio.

   De los expedientes administrativos que dicha empresa consignó en la articulación probatoria de la incidencia de cuestiones previas, se evidencia que las tres solicitudes de registro presentadas por J.G. del signo distintivo “HOME DEPOT J. GASPARD”, corresponden a marcas de servicios en diversas clases. Esto, aunado al alegato de la demandada de que ha usado el signo distintivo para distinguir los servicios que presta,(página 2268), así como el alegato de que la utilización que hace de dicho signo para identificar su empresa mercantil, su actividad y sus establecimientos, es un nombre comercial (página 2264), le demuestran a este Juzgador que no hay buena fe en dicha conducta, siendo además que tal uso no se limita a propósitos informativos o de identificación.

   Igualmente, y sin entrar a hacer mayores consideraciones en este momento, de las testimoniales rendidas por los testigos promovidos por la actora se desprende que, el parecido que existe entre el nombre comercial propiedad de H.T., Inc., y el nombre Home Depot J. Gaspard, sí inducen a error y crean confusión en el público consumidor.

   En consecuencia, el alegato de la buena fe esgrimido por la demandada, se declara sin lugar y así se decide.

   Respecto al argumento de cancelación por falta de uso de la marca alegado por The Home Depot, C.A., este Tribunal para decidir observa:

   Ha alegado la demandada que “conforme al artículo 108 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, y el artículo 165 de la Decisión 486 que la substituyó, establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado no se hubiese utilizado la marca durante los tres años consecutivos a la fecha en que se inicia la acción de cancelación; estableciendo que tal cancelación por la falta de uso de la marca, también puede solicitarse “…como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuesto con base a la marca no usada.” Por lo que siendo esta una acción por infracción, en base a las disposiciones acotadas se puede alegar como defensa la cancelación por no uso.

   Ahora bien; observa este Juzgado que la derogada Decisión 344, establecía que el alegato de cancelación por no uso, podía ser usado como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuesto con base en la marca no usada. Sin embargo, la Decisión 486 que actualmente Regula el Régimen Común de la Propiedad Industrial, entró en vigencia hallándose en curso la presente causa, y antes de que la parte demandada diera contestación a la acción, por lo que la legislación aplicable es la establecida en la Decisión 486 que modificó el contenido del artículo 108 de la Decisión 344, limitando tal defensa a los procedimientos de oposición interpuesto con base en la marca no usada y dejando por fuera los procedimientos de infracción, de observación o de nulidad.

   Al efecto el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina dispone:

   Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en procedimientos de oposición interpuestos con base en la marca no usada.(…)

   Tal procedimiento de oposición se interpone sólo ante la Autoridad Competente dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación de la solicitud de registro según lo establecido en la propia Decisión 486 y en la Ley de Propiedad Industrial.

   En Venezuela, todo lo relativo a la propiedad industrial está cargo de una oficina que se denomina Registro de la Propiedad Industrial según lo dispone el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial, que hoy en día integra el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), está adscrito al Ministerio de Producción y Comercio.

   Este Registro de la Propiedad Industrial es la autoridad nacional competente para cancelar el registro de una marca que no ha sido utilizada.

   En tal sentido, la competencia para decidir sobre el alegato presentado por el demandado relativo a la supuesta falta de uso en Venezuela por parte de H.T., de la marca “THE HOME DEPOT”, debe ser resuelto exclusivamente, por el Registro de la Propiedad Industrial, pues de lo contrario, esta autoridad judicial estaría usurpando funciones administrativas que harían nulo su pronunciamiento. En consecuencia, quien aquí decide se declara incompetente para decidir tal argumento con base a la normativa invocada y así se decide.

   Por otro lado, la demandada negó, rechazó y contradijo que usa la marca HOME DEPOT J. GASPARD de una forma ilegal y abusiva de los derechos de propiedad industrial de H.T., INC, por cuanto el elemento diferenciador de dicho signo distintivo es el nombre J. GASPARD colocado al lado del mismo y que corresponde al nombre propio de la persona natural que la representa; de tal manera que está bien identificado y sin posibilidad de generar confusión o error ambos signos distintivos, pudiendo en todo caso coexistir en el mercado.

   La marca “HOME DEPOT J. GASPARD” es una marca compuesta, cuyo elemento denominativo o característico, son las palabras “HOME DEPOT”. The Home Depot, C.A., ha señalado que la palabra “J. Gaspard” es lo que distingue o identifica su nombre comercial, de lo que se desprende no es necesario solicitar el consentimiento de la firma H.T., Inc., por cuanto el término solicitado tiene su propia individualidad. Sin embargo, para este sentenciador tal uso contraviene lo dispuesto en el artículo 102 de la Decisión 344, pues tal y como expresara en líneas anteriores el registro de la marca TEH HOME DEPOT a favor de H.T., Inc., fue obtenido a la luz de la Decisión 344, por lo que el derecho exclusivo a usar ese nombre comercial lo tiene la empresa actora que fue quien obtuvo primigeniamente el registro aquí en Venezuela. Ello, sin entrar a considerar en este momento los certificados de registro obtenidos en Estados Unidos, Canadá y Colombia, que por aplicación del Convenio de París, cuya Ley aprobatoria fue publicada en la G. O. N° 4882 extraordinario del 30/03/1995, establece en sus artículos 6bis, 6sexies y 8 establecen que los países miembros de la unión deben proteger las marca notoriamente conocidas, las marcas de servicio y los nombres comerciales que han sido otorgados en cualquier otro país miembro de la Unión, como es el caso de los países arriba mencionados, tal y como se lee a continuación:

   Artículo 6 bis [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

   1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

   Artículo 6 sexies [Marcas: marcas de servicio]

   Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas.

   Artículo 8 [Nombres comerciales]

   El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

   Este sentenciador, al estudiar lo expresado en las distintas inspecciones judiciales evacuadas, así como en las testimoniales rendidas en el lapso probatorio, y cuyo análisis será trascrito más adelante, evidencia que entre los signos distintivos "HOME DEPOT J. GASPARD" y “THE HOME DEPOT” efectivamente existe una similitud fonética y visual que induce a error al público consumidor, siendo que la letra J. y la palabra Gaspard, no individualizan lo suficientemente la marca, pues del dicho de los testigos se desprenden que han ingresado a los locales identificados como “Home Depot j. Gaspard” en la creencia de que están visitando a una sucursal de la tienda “The Home Depot” propiedad de la actora.

   En relación a lo expuesto, el autor G.C. sostiene que en las marcas mixtas puede bien predominar el elemento verbal o el elemento gráfico, pero no bebe dejarse a un lado el principio de analizar las marcas en su conjunto. Sin embargo, este señala que pueden existir en una marca mixta elementos que asumen papel principal frente otros que resultan secundarios y así afirma "... pero ocurre a veces que los elementos integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalísimo, al punto de concitar sobre el mismo toda la atención que debería merecer el signo completo. En estos casos excepcionales, es el elemento protagónico el que debe ser confrontado,…" (Luis E.C.D.L.C., Guillermo,"Derecho de Marcas", 1989, páginas 43 y 44.

   En este sentido, el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial, en diversas sentencias se ha pronunciado con respecto a lo que es el elemento diferenciador de una marca. Así, en el caso PRODAMOX vs PRODANOL, Resolución No. 363, de fecha 13 de Marzo de 2.000, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial No. 438, Tomo III, página 31, de fecha 07 de Abril de 2.000, estableció: “Desde el punto de vista fonético se advierte una clara y evidente identidad, toda vez que el signo solicitado contiene las mismas sílabas presentando como único elemento diferenciador la incorporación en la terminación de la sílaba NOL por MOX, la cual no es atributiva de distintividad alguna que permita calificarlas de disímiles ya que ambas son marcas denominativas, y al efecto se produce una sucesión de vocales en el mismo orden al respecto F.N. afirma que "en una visión de conjunto donde la estructura prevalece sobre los componentes parciales, aparece nítidamente la semejanza entre las marcas contrapuestas, lo que además confirma un examen analítico de las mismas que pone de manifiesto la igualdad absoluta de las sílabas y casi exacta de letras, incluso con la coincidencia de vocales, de su ordenación relativa y de la consonante inicial.” .

   Igual criterio, sostuvo dicho Organismo en la Resolución N° 003047 de fecha 07 de agosto de 1997, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 416 de fecha 31 de octubre de 1997, que líneas anteriores fue citada y que al efecto estableció: “… al compararse los signos en conflicto HOME DEPOT el signo solicitado y THE HOME DEPOT el signo registrado se evidencia claramente que el primero está contenido íntegramente en el segundo, además que distinguen productos análogos hecho por el que se hace imposible la coexistencia pacífica de ambos signos en el mercado porque se induciría a error y confusión al público consumidor al adquirir los productos pensando que son de titular original. Es doctrina constantemente reiterada por este despacho que no puede otorgarse el registro de un signo que reproduzca a otro ya registrado sin añadírsele elementos que le impriman distintividad frente a al signo registrado y que distingan productos análogos”

   En consecuencia, considera este Juzgador que la marca Home Depot J. Gaspard efectivamente induce a error y crea confusión en el público consumidor, como consecuencia de su parecido gráfico, fonético y visual a la marca ya registrada THE HOME DEPOT y así de declara.

   ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS

   PRESENTADAS Y PROMOVIDAS POR LAS PARTES

   En la oportunidad legal correspondiente, la representación judicial de la sociedad mercantil H.T., INC., promovió y evacuó las siguientes pruebas:

   En el Capítulo I de su escrito de fecha 04 de febrero de 2002, reprodujeron e hicieron valer el mérito favorable de los autos, que se derivó de las pruebas cursantes en el expediente, acompañadas como documentos fundamentales de la acción, así como todos aquellos consignados a lo largo del proceso.

   Ratificaron el certificado de registro de la marca THE HOME DEPOT obtenidos a nivel nacional, así como la sentencia que concedió dicha marca y cambio de peticionario que se realizó a favor de H.T., Inc., los cuales anexaron al libelo de demanda marcados: Anexo “B” la Resolución N° 004435 de fecha 20 de mayo de 1996, publicada en el Boletín 404 de fecha 29 de mayo de 1996, donde se acuerda el registro de la marca THE HOME DEPOT, inscripción N° 617-91 de fecha 16 de enero de 1991, clase 50, a nombre de H.T., INC.

   Anexo “C”: Planilla de relación de derecho de registro a cancelar de la marca THE HOME DEPOT, inscripción N° 617-91 de fecha 16 de enero de 1991, clase 50 a nombre de HOMER TL, INC. Marcado “D”: Solicitud de cambio de peticionario de la marca THE HOME DEPOT en clase 50 a favor de H.T., INC.

   Tratándose estos documentales de certificados de registro que protegen la marca THE HOME DEPOT; documentos estos emanados de la Autoridad Nacional competente para su expedición y otorgamiento, tal y como en esta especial materia se ha establecido, los mismos se deben considerar y valorar como documentos públicos, a los cuales se les ha de aplicar plena prueba.

   En tal sentido, del anexo marcado “B” se evidencia no solo la prelación y antigüedad de dicha marca en Venezuela con respecto a las solicitudes de registro de la marca “Home Depot J. Gaspard”, en clases 35, 37 y 39 nacional, presentada por la demandada The Home Depot C.A, en el 31 de mayo de 1996, sino además se evidencia la postura contundente y c.d.S.A.R. de la Propiedad Industrial de considerar a la marca comercial “THE HOME DEPOT” como una marca notoria pues al efecto estableció: “Este Despacho después de realizado el análisis comparativo global considera que la marca comercial solicitada THE HOME DEPOT constituye una marca notoria, ampliamente conocida en EEUU y en Venezuela. De modo que en virtud de la Doctrina y Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, al una marca gozar de protección por una situación de hecho que es su extensivo conocimiento; lógicamente puede obtener protección registral. Nadie puede apropiarse indebidamente de una creación intelectual, ni aprovecharse parasitariamente del prestigio ganado por una marca gracias a la inversión en dinero, tecnología y publicidad. (…)” (Subrayado y negrillas nuestras).

   En todo caso, la Resolución antes transcrita constituye plena prueba del carácter notorio de la marca The Home Depot, toda vez que se trata de un acto administrativo, que debe considerarse un documento público, con los efectos de tal, según se desprende de lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, y según se evidencia de las sentencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:

   1. Expediente 01-0263, del 15 de enero de 2003, "Consolidada de Ferrys, C.A."; b) Expediente Número 12301, del 30 de setiembre de 1999, "J.A.L.A. contra el acto administrativo contenido en el oficio Número 399, de fecha 8 de diciembre de 1993 emanado de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP)".

   Por lo tanto, constituye plena prueba el contenido de la Resolución que forma parte del expediente administrativo, que es además el resultado de la sustanciación de todo un procedimiento, para lo cual requirió además el órgano "ad hoc", comprobar los hechos y el derecho, para luego emitir su decisión y así se declara.

   Igualmente, la actora ratificó los certificados de registro de la marca THE HOME DEPOT obtenidos a nivel internacional, los cuales anexaron al libelo de demanda marcados desde el número 1 al 6.

   Estos documentos públicos, fueron debidamente legalizados y traducidos al idioma castellano por G.E.G.C., Intérprete Público de la República Bolivariana de Venezuela en el idioma inglés, según título publicado en la Gaceta Oficial N° 32.525 de fecha 28 de julio de 1982 e inscrito en el Registro Público Principal del Distrito Federal bajo el N° 102, Volumen 3°, folio 58vto., y debidamente registrado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil de la Ciudad de Caracas el día 12 de julio de 1982, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 185 del Código de Procedimiento Civil.

   De estos documentos públicos legalizados y traducidos, se evidencia que la marca THE HOME DEPOT, esta registrada a nombre de la empresa H.T., INC., previamente identificada, en los Estados Unidos de América. De los mismos y conforme la normativa supranacional que regula la materia, se deriva un derecho exclusivo a nivel internacional a favor de la empresa H.T., INC., por ser la única titular de dicha marca.

   Asimismo, cabe resaltar que este Juzgado comparte plenamente el criterio de la sentencia citada por la actora, publicada por la antes denominada Corte Suprema de Justicia en el caso Galerías Lafayette del 10 de marzo de 1993, mediante la cual se estableció no solo la titularidad de la marca “Galeries Lafayette”, independientemente de que su registro hubiese sido otorgado en otro país, pues caso contrario se estaría violando la garantía constitucional del derecho a la propiedad establecido en nuestra carta Magna, sino además estableció que la notoriedad de una marca no puede circunscribirse necesariamente al territorio nacional, pues “De lo contrario se estaría negando la posibilidad de proteger al propietario de una marca extranjera, por lo demás notoria fuera de las fronteras patrias, por el hecho de que no sea notoria en el país."

   En consecuencia es obvio que existe por parte la actora, una titularidad a nivel internacional de data anterior, y que la notoriedad de las marcas propiedad de H.T., INC., desplaza del mercado a cualquier otra que utilice sus mismos elementos, cualquiera sea el producto o servicio al cual se destine, si la misma constituye su copia o reproducción, según el propio criterio que ha sido ratificado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 04 de mayo de 1999, en el caso Dallas Jeans, expediente Nro. 11792, que al efecto estableció: “Este principio de especialidad aparece atenuado por el reconocimiento de que la marca extiende su protección cuando, sin tratarse de los mismos productos, se alude a productos análogos. Más recientemente, una corriente relativa a las marcas de alto renombre, al exigir la protección de los elementos que la constituyen, independientemente de los productos a los cuales se destinan, derogó el principio al cual estamos aludiendo, al permitir que la marca renombrada pueda desplazar del mercado a cualquier signo posterior, independientemente del producto al cual represente. (…)

   Además, no puede este sentenciador, omitir la clara e irrefutable intención del legislador de proteger las invenciones, el derecho de autor, marcas, denominaciones comerciales patentes, etc., protección ésta que deriva de manera directa de lo dispuesto en el artículo 98 de nuestra Carta Magna que textualmente reza:

   La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia

   .

   Asimismo y, de conformidad con lo previsto en el artículo 435 de nuestro Código de Procedimiento Civil, la actora consignó con sus informes, marcados “C” y “D”, originales de Certificados de Registro de la marca THE HOME DEPOT que fueron otorgados a nombre de H.T., INC., en Colombia y Canadá, respectivamente, los cuales ratifican que dicha sociedad mercantil es la propietaria del referido signo distintivo.

   Como punto previo este Juzgador, pasa a a.e.s.d. la reciprocidad legislativa que existe entre todos los países miembros de la llamada Comunidad A.d.N., vinculados mediante las Decisiones 344 y 486 que en materia de Protección a la Propiedad Industrial han existido en los últimos años.

   La doctrina ha sido clara en establecer que la reciprocidad legislativa es una de las teorías que trata de explicar el fundamento del Derecho Internacional Privado, consistente en permitir la aplicación o los efectos jurídicos de determinadas relaciones de Derecho cuando esos mismos efectos son aceptados recíprocamente por países extranjeros. Se trata, pues, de la circunstancia de que las leyes extranjeras otorgan a las obras originadas en un determinado Estado, una protección equivalente a la que le concede éste último.

   En definitiva, lo que se busca constituir en materia de Propiedad Industrial es un régimen común, cuyo principal interés sea el de regular los derechos mínimos que deban existir en la región andina. Es por ello que mediante la celebración de tratados o leyes internas, pueden los países miembros fortalecer los derechos de propiedad industrial mas no limitarlos.

   En el caso sub examine, tal y como fue expresado anteriormente, consta en autos los Certificados Originales de Registro de la marca THE HOME DEPOT conferidos en Colombia y Canadá a nombre de THE H.T., INC., respectivamente, los cuales demuestran que esa sociedad mercantil es la única propietaria del referido signo distintivo. Tiene, pues, especial importancia para las consideraciones que este Juzgado se encuentra realizando, el anexo marcado “C” que constituye el certificado de registro que fue otorgado en Colombia, país miembro de la Comunidad Andina, para el cual también aplican todas las disposiciones contenidas en la actual Decisión 486 y en la derogada Decisión 344, y en el cual se aprecia que la fecha de otorgamiento de la marca en cuestión (1994) es anterior a las solicitudes de registro de la marca “Home Depot J. Gaspard”, en clases 35, 37 y 39 nacional, de fecha 31 de mayo de 1996, presentadas por la demandada The Home Depot C.A, así como al certificado de registro otorgado a favor de la actora aquí en Venezuela que data igualmente de 1997.

   Considera este Juzgador indispensable, para proseguir con el análisis de la controversia planteada, traer a colación el conocido Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, aprobado mediante ley en nuestro país en fecha 30 de mazo de 1995, cuya finalidad es la de establecer uniformidad en los diferentes derechos de Propiedad Industrial, que todos los nacionales de los países firmantes tengan en cada uno de los otros países de la Unión, todo con el objeto de evitar el aprovechamiento ilícito de marcas renombradas y notorias y otorgar protección previa a los titulares de solicitudes y registros en materias de Propiedad Industrial. Dicho convenio fue suscrito también por Canadá, por lo que en virtud del principio de la reciprocidad comentado, igual valoración se le da al certificado de registro otorgado en ese país mediante el cual fue concedida la marca THE HOME DEPOT a favor de H.T., Inc.

   Con respecto a las decisiones consignadas por la actora en copia certificada conjuntamente con su escrito de informes, las cuales anexaron marcadas “E”, “F” y “G”, emitidas por: 1) El Subdepartamento Jurídico del Departamento de Propiedad Industrial de la República de Chile; 2) por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Federativa de Brasil; y 3) por el Tribunal de Distrito de los Estado Unidos para el Distrito Sur de Florida, División Fort Lauderdale, respectivamente, las cuales ratifican la notoriedad de la marca THE HOME DEPOT, este Tribunal observa: las citadas Resoluciones emanan de diversos organismo internacionales que regulan lo relativo a la Propiedad Industrial en países como Chile, Brasil y Estados Unidos, todos ellos suscriptores del Convenio de París.

   En consecuencia, y al ser Venezuela también suscriptor de dicho Convenio, tales sentencias tienen carácter vinculante para quien aquí decide en virtud del principio de la reciprocidad internacional que debe de regir entre todos las países miembros de la Unión.

   En conclusión, de los Certificados de Registro Nacionales e Internacionales y Resoluciones y Sentencias emitidas por organismos, tanto administrativos como judiciales, a nivel internacional y nacional, producidos junto al libelo de demanda y en el transcurso del presente proceso, demuestran que la marca THE HOME DEPOT es efectivamente una marca notoria que se encuentra registrada desde el año de 1979, en Estados Unidos de Norteamérica, y seguidamente en países como Canadá, Colombia, Chile, Brasil, Puerto Rico y Venezuela, de lo que se deriva el previo registro internacional de la marca THE HOME DEPOT, así como su notoriedad a nivel nacional e internacional, y así se declara.-

   2. Testimoniales

      En la respectiva oportunidad probatoria la parte demandante promovió las testimoniales de los siguientes ciudadanos: M.V.M., titular de la Cédula de Identidad N° 10.384.094, O.V.D.V., titular de la Cédula de Identidad N° 6.911.025, R.M.C.D.R., de nacionalidad norte americana, titular de la Cédula de Identidad N° E- 10.384.094 y pasaporte N° Z7568907 y J.I.G., venezolana, nacida en los Estados Unidos de Norte América, titular de la Cédula de Identidad N° 15.663.607 y pasaporte N° Z7040708, todos domiciliados en la ciudad de Caracas.

      En virtud de que todos los testigos promovidos por la parte actora se encontraban domiciliados en la Ciudad de Caracas, este Tribunal actuó según lo previsto en el artículo 484 de nuestro Código de Procedimiento Civil, el cual establece lo siguiente:

      Artículo 484: Cuando varios testigos sean promovidos por una misma parte para declarar fuera del lugar del juicio y en domicilios diferentes, si la parte promoverte no hiciere uso de la facultad que le confiere la última parte del Artículo 483, se emitirán despachos de pruebas separados a los distintos jueces comisionados, tomándose en cuenta la regla de cómputo que se refiere el Artículo 400, numeral 2º de este Código. Del mismo modo se procederá cuando se trate de diversos medios de prueba a evacuarse en distintos lugares, fuera de la sede del Tribunal de la causa.

      En consecuencia, se libró el respetivo despacho a los fines de la evacuación, y previo el sorteo de Ley, le correspondió al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, llevar a cabo la evacuación de las pruebas testimoniales promovidas por la actora.

      Este Tribunal observa que de las cuatro (4) testimoniales promovidas, se evacuaron tres (3) testigos, en virtud de que el Tribunal comisionado declaró desierto el acto de la testigo R.M.C.D.R., titular de la Cédula de Identidad N° E- 10.384.094, por no haberse presentado ni por si, ni por medio de su apoderado al acto de declaración de testigo, fijado para el día ocho (08) de mayo de 2.002.

      Haciendo un análisis de las disposiciones recabadas por el Tribunal comisionado de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, este Tribunal considera necesario exponer a continuación algunas de las preguntas y de las respuestas ofrecidas por los tres (3) testigos evacuados:

      Pregunta primera: “Diga el testigo si conoce los establecimientos comerciales identificados como “THE HOME DEPOT”.

      Respuestas:

      Testigo No.1: “Si los conozco”.

      Testigo No.2: “Si”.

      Testigo No.3: “Si, si los conozco”.

      Pregunta quinta: “Diga el testigo que tipo de productos y/o servicios ha adquirido o le han sido prestados por los establecimientos comerciales identificados como THE HOME DEPOT”.

      Respuestas:

      -Testigo No.1: “Los productos que he comprado en dicho establecimiento han sido herramientas, papel tapiz, productos de limpieza, pues tengo familiares que tienen casas en Estados Unidos y los mismos han hecho compras de organizadores de closets, materiales de construcción y además he recibido el servicio que tiene THE HOME DEPOT, vía internet, donde he realizado pedidos y me han remitido los mismos en mi domicilio ubicado aquí en Venezuela”.

      -Testigo No.2: “Las veces que he comprado lámparas, ventiladores con lámparas, electrodomésticos, compré una cafetera y compré una batidora de mano, más que todo artículos para la decoración de la casa”.

      -Testigo No.3: “He equipado la cocina y los baños y su instalación fue realizada por la misma gente THE HOME DEPOT”.

      Pregunta séptima: “Diga la testigo que imagen y/o diseño publicitario asocia a los establecimientos comerciales identificados como THE HOME DEPOT”.

      Respuestas:

      -Testigo No.1: “Identifico los establecimientos de THE HOME DEPOT por un cuadro de color naranja con las letras THE HOME DEPOT, todas en mayúsculas de color blanco, colocadas en el cuadro naranja de forma diagonal”.

      -Testigo No.2: “El logo de ellos que dice THE HOME DEPOT, en color anaranjado y blanco con las letras en diagonal, ese es un logo muy famoso así como el de MACDONALDS, GAP”.

      -Testigo No.3: “Es un cuadro anaranjado y el nombre THE HOME DEPOT en blanco en forma diagonal dentro del cuadrado”.

      Pregunta duodécima: “Diga la testigo que lo indujo exactamente a confundir los establecimientos comerciales identificados HOME DEPOT J. GASPARD con los establecimientos comerciales identificados como THE HOME DEPOT”.

      Respuestas:

      -Testigo No. 1: “La identificación del establecimiento con la misma marca HOME DEPOT, el color naranja y las letras en blanco, por eso fue que los relacioné el uno con el otro, por eso los confundí creyendo que eran los mismos”.

      -Testigo No.2: “El logo, pues entré a dicha tienda por el logo y creyendo que era una sucursal de THE HOME DEPOT”.

      -Testigo No.3: “El emblema, el logo, o sea la identificación del negocio pues el color anaranjado el cuadro las letras blancas en forma diagonal y la marca HOME DEPOT me confundió creyendo que era una sucursal del THE HOME DEPOT”.

      Este Tribunal en la oportunidad de valorar las pruebas de testimoniales evacuadas por la parte demandante, observa que de la lectura y del análisis de las preguntas y respuestas dadas por los testigos, es evidente que los mismo conocen la marca THE HOME DEPOT y están al tanto de que distingue a nivel internacional, almacenes que ofrecen servicios y/o productos en el ámbito de la decoración, construcción, ferretería, cerámicas, cocinas, baños, jardinería, utensilios de cocina y productos de limpieza para el hogar.

      Asimismo, en su carácter de consumidores y clientes de las tiendas THE HOME DEPOT, concuerdan entre si, al declarar la indiscutible identificación de los citados almacenes, propiedad de la actora, con el signo distintivo THE HOME DEPOT escrito en letras blancas, todas mayúsculas, y enmarcadas de forma diagonal en un cuadrado color naranja.

      Igualmente, y de lo dicho por cada testigo, se evidencia que efectivamente la empresa actora hace uso del nombre comercial THE HOME DEPOT, y que el logo o diseño que identifica la misma es igual al que usa la empresa demandada para identificar sus locales, lo cual induce a error y crea confusión en el público consumidor que ha ingresado a los locales identificados con HOME DEPOT J. GASPARD en la creencia de que está ingresando a un local propiedad de THE H.T., INC.

   2. Inspecciones Judiciales

      En la respectiva etapa probatoria, la parte actora promovió diversas inspecciones judiciales en los locales comerciales identificados como HOME DEPOT J. GASPARD, propiedad de la empresa demandada, los cuales se mencionan a continuación:

1. - Local comercial identificado como HOME DEPOT, J. GASPARD, ubicado en la entrada de la zona industrial de la Guairita (a doscientos metros del semáforo) en la ciudad de Guarenas, Estado Miranda, Caracas.

2. - Local comercial identificado como HOME DEPOT, J. GASPARD, ubicado en la avenida Prica, frente a la Proveeduría Sigo, Conejeros, ciudad de Porlamar, Estado Nueva Esparta.

3. - Local comercial identificado como HOME DEPOT, J. GASPARD, ubicado en la avenida intercomunal, sector las Garzas, entre Molinsa y Depolarca, ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui.

4. - Local comercial identificado como HOME DEPOT, J. GASPARD, ubicado en la Avenida A.H.P., bajo Guarapiche (frente a la entrada de Viboran), ciudad de Maturín, Estado Monagas.

   Visto que las Inspecciones judiciales debían de practicarse en una Circunscripción Judicial distinta a la de este Juzgado, consideró imperioso evacuar las mismas, a tenor de lo previsto en el artículo 484 del Código de Procedimiento Civil, antes transcrito.

   Del análisis de las inspecciones evacuadas, este Juzgador observa: El acta levantada en cada inspección, dejó constancia de iguales particulares, por lo que nos remitiremos a transcribir parte del acta que al efecto se levantó durante la inspección judicial practicada en el local comercial identificado como HOME DEPOT J. GASPARD ubicado en la Ciudad de Barcelona, en fecha veintidós (22) de febrero de 2.002, en la que el Tribunal comisionado dejó constancia de los siguientes particulares:

   (…)

   Particular segundo: El Tribunal deja constancia por así haberlo observado que el establecimiento inspeccionado tiene como denominación comercial HOME DEPOT J. GASPARD. (…)

   Particular tercero: El Tribunal deja constancia que el letrero que se encuentra en la parte externa del local está delineado en color naranja, con fondo morado claro (lila), que incluye en su interior a otro cuadro de color naranja, con letras grandes blancas que dicen HOME DEPOT y otras mas pequeñas de color blanco que dice J. GASPARD, ubicadas en forma diagonal dentro del cuadrado.(…)

   Particular sexto: El tribunal deja constancia de una pancarta publicitaria, en tela plastificada, colgando del techo, el cual tiene un cuadrado color naranja con letras blancas que dice: HOME DEPOT J. GASPARD en letras rojas dice: Bienvenidos al patio, abierto los fines de semana y en letras negras todo en: madera – hierro – cemento – plomería – herramientas – cerámicas. Además de un hombre pintado de pantalón azul, camisa amarilla, delantal naranja, así como botas y gorra color naranja. En el delantal tiene un cuadrado blanco las letras color naranja que dicen: HOME DEPOT J. GASPARD. (…)

   A través de un análisis de las actas levantadas por los Tribunales que practicaron las Inspecciones Judiciales, incluyendo los particulares antes trascritos, se determinó que en ninguno de lo locales comerciales objeto de las inspecciones practicadas a solicitud de la parte demandante, presentaron o evidenciaron registros, autorización o licencias, que le permitiese usar la marca “THE HOME DEPOT”.

   Igualmente, de lo trascrito en cada inspección, se una clara similitud entre el nombre comercial propiedad de la actora “THE HOME DEPOT” y el nombre comercial que distingue los locales inspeccionados “HOME DEPOT J. GASPARD”, pues del dicho de los testigos el nombre que identifica los locales The Home Depot, comprende “un cuadro de color naranja con las letras THE HOME DEPOT, todas en mayúsculas de color blanco, colocadas en el cuadro naranja de forma diagonal” y en las inspecciones judiciales se dejo expresa constancia que en los locales de la demandada tienen a la entrada letreros y pancartas “que incluye en su interior a otro cuadro de color naranja, con letras grandes blancas que dicen HOME DEPOT y otras mas pequeñas de color blanco que dice J. GASPARD, ubicadas en forma diagonal dentro del cuadrado”.

   Para este Juzgado resulta claro, que tales similitudes, pueden inducir y en efecto inducen, según las testimoniales analizadas, al engaño al público consumidor, que ingresa a estas tiendas con la creencia de que acuden a un local comercial avalado por el nombre comercial The Home Depot, y que el producto que adquiere está respaldado por está marca. Estás infracciones violan en efecto no sólo normas de propiedad industrial, sino también normas de orden constitucional y de orden público, como lo son las normas de la sana y justa competencia y las normas de protección al consumidor, quien resulta plenamente perjudicado por el engaño y confusión que en su buena fe ocasionan este tipo de ilícitos marcarios.

   En consecuencia, y haciendo uso de la sana crítica, según lo previsto en los artículos 507 y 508 de nuestro Código de Procedimiento civil, que establecen lo siguiente:

   Artículo 507: “A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el Juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica”.

   Artículo 508: “Para la apreciación de la prueba de testigos, el Juez examinará si las deposiciones de éstos concuerdan entre si y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que pareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación”.

   Este Juzgado considera que todas estas pruebas en conjunto, evacuadas en su debida oportunidad demuestran un uso ilegal de la marca “THE HOME DEPOT”, por parte de la demandada “THE HOME DEPOT, C.A.”, cuyo nombre comercial imita, copia, y/o reproduce textualmente la marca comercial registrada “THE HOME DEPOT” propiedad de la parte actora H.T., INC., aprovechándose ilícitamente de la fama, prestigio y notoriedad de la marca de la empresa actora, contraviniendo así las normas de la sana y justa competencia entre las empresas que se desenvuelven en un misma mercado, creando además confusión y engaño en el público consumidor, y ocasionándole considerables daños y perjuicios económicos a H.T., Inc., y así se declara.

   4. Publicidad

   Con respecto al material publicitario consignado por la actora junto al libelo de demandada, el mismo debe ser considerado como una prueba libre, que por analogía puede ser valorado como una prueba documental a tenor de lo establecido en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil. De dicho material publicitario, se evidencia que el nombre comercial THE HOME DEPOT, es usado masivamente en Estados Unidos, así como los servicios que ofrecen los locales que dicho nombre distingue, lo que crea una serie de indicios que aunado al análisis que este Juzgador ha realizado anteriormente, hacen concluir que The Home Depot es efectivamente una marca notoria que se promociona, publicita y mercadea constantemente, dando así cumplimiento a los requisitos exigidos en el artículo 228 de la Decisión 486, por lo que considera este Sentenciador que en efecto la demandada se haya haciendo un uso ilegal de la misma, mediante la explotación no autoriza.d.e., y así se declara.

   En la oportunidad legal correspondiente, la sociedad mercantil “THE HOME DEPOT, C.A., promovió y evacuó las siguientes pruebas:

   En el Capítulo I de su escrito de promoción de pruebas, presentado en fecha 04 de febrero de 2002, reprodujeron e hicieron valer el mérito favorable de los autos.

   A)Testimoniales.

   Asimismo, en la respectiva oportunidad, de conformidad con el artículo 482 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, promovió las siguientes testimoniales:

1. - Testigos domiciliados en Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui de: G.J.C., titular de la cédula de Identidad Nº 8.345.651, M.O.B., titular de la cédula de Identidad Nº 5.383.836, R.M., titular de la cédula de Identidad Nº 8.338.725, L.M., titular de la cédula de Identidad Nº 2.658.952, Y.M., titular de la cédula de Identidad Nº 10.286.460.

2. - Testigos domiciliados en Porlamar, Estado Nueva Esparta: D.C., titular de la cédula de Identidad Nº 6.153.832, J.G., titular de la cédula de Identidad Nº 11.536.955, A.C., titular de la cédula de Identidad Nº 6.952.643, L.M., titular de la cédula de Identidad Nº 8.390.283, M.S., titular de la cédula de Identidad Nº 10.218.212.

3. - Testigos domiciliados en la ciudad de Maturín, Estado Monagas: D.R., titular de la cédula de Identidad Nº 9.293.900, J.M., titular de la cédula de Identidad Nº 11.338.638, D.P.H., titular de la cédula de Identidad Nº 15.787.728, ROSALIS MENDOZA, titular de la cédula de Identidad Nº 13.916.429.

4. - Testigos domiciliados en la ciudad de San Félix, Estado Bolívar: H.P., titular de la cédula de Identidad Nº 8.041.110, L.B., titular de la cédula de Identidad Nº 3.439.766, N.M., titular de la cédula de Identidad Nº 11.011.243, R.V., titular de la cédula de Identidad Nº 6.954.475, H.M., titular de la cédula de Identidad Nº 12.124.451.

5. - Testigos domiciliados en la ciudad de Puerto Ordáz, Estado Bolívar: M.A., titular de la cédula de Identidad Nº 6.266.973,J.U., titular de la cédula de Identidad Nº 11.068.631, J.C.G., titular de la cédula de Identidad Nº 14.506.996, B.B., titular de la cédula de Identidad Nº 11.446.088, ROSANDY CARABALLO, titular de la cédula de Identidad Nº 15.570.629.

6. - Testigos domiciliados en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo: HAYDOLE VARGAS, titular de la cédula de Identidad Nº 11.807.723, S.H., titular de la cédula de Identidad Nº 82.069.425, ENEIDA AGÜERO, titular de la cédula de Identidad Nº 12.930.328, DOLVIA OJEDA, titular de la cédula de Identidad Nº 6.164.350, F.M., titular de la cédula de Identidad Nº 13.482.757.

7. - Testigos domiciliados en la ciudad de El Tigre, Estado Anzoátegui: M.B., titular de la cédula de Identidad Nº 8.535.795, G.G., titular de la cédula de Identidad Nº 5.307.527, ODILIS LOPEZ, titular de la cédula de Identidad Nº 9.947.288, GRIMON MARLON, titular de la cédula de Identidad Nº 15.717.549, J.M.Z., titular de la cédula de Identidad Nº 8.536.114.

8. - Testigos domiciliados en la ciudad de Guarenas, Estado Miranda: G.F., titular de la cédula de Identidad Nº 8.242.664, N.L., titular de la cédula de Identidad Nº 4.677.821, C.N., titular de la cédula de Identidad Nº 6.021.826, J.F., titular de la cédula de Identidad Nº 4.394.747, R.V., titular de la cédula de Identidad Nº 5.889.663.

   Este Tribunal en fecha 18 de febrero del 2002 comisionó, tal y como lo solicitó la demandada en su escrito de promoción de pruebas, al Juzgado del Municipio Mariño de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, al Juzgado del Municipio J.A.S. de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. Y en fecha 04 de marzo del 2002, al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Juzgado de Municipio S.R.d. la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Juzgado del Municipio Plaza de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, respectivamente para la evacuación de los testigos.

   Con respecto a las mencionadas testimoniales promovidas, nada tiene que valorar este Juzgado pues de auto se evidencia que las mismas nunca se evacuaron, a pesar de la diligencia de este Juzgado con emitir las respectivas comisiones. El P.C. venezolano es preclusivo y estricto, las actuaciones tienen que cumplirse en las etapas destinadas para ello. Esta preclusión está destinada para satisfacer el interés general y social de que exista un debido proceso, en el que reine la seguridad jurídica, la igualdad entre las partes y el derecho de defensa, esto obliga a las partes a trabajar diligentemente, pues tienen la carga de obrar en las oportunidades prefijadas por la ley, a los fines de demostrar los hechos por ellas alegadas.

   2. Inspecciones Judiciales.

   Igualmente, en la respectiva etapa probatoria la demandada promovió la Inspección Judicial a ocho (08) negocios comerciales conocidos bajo el nombre “HOME DEPOT J. GASPARD”, ubicados en:

1. - Municipio Urbaneja, Estado Anzoátegui: ubicado en la Avenida Intercomunal A.B., Sector Las Garzas.

2. - Porlamar, Estado Nueva Esparta: situado en la Avenida Pryca, entre la calle Marcano y la Autopista J.B.A., Sector Conejero

3. - Maturín, Estado Monagas: situado en la Avenida A.U.P., Sector Bajo Guarapiche.

4. - San Félix, Estado Bolívar: ubicado en la Avenida Guayana y Avenida Dalla Costa, sector conocido como El R.d.M.M..

5. - Puerto Ordáz, Estado Bolívar: ubicado en la Avenida Guayana, Urbanización Los Samanes, UD 266, Parcelas02-5 y 02-8.

6. - Valencia, Estado Carabobo: situado en la Avenida Universidad (al final), Urbanización ROTAFE, del Municipio Naguanagua.

7. - El Tigre, Estado Anzoátegui: situado en la Avenida Intercomunal El Tigre – El Tigrito, Municipio S.R..

8. - Guarenas, Estado Miranda: situada en la entrada a la Zona Industrial de La Guairita, vía Hotel Puerta del Este, situado al lado de los depósitos de la Coca Cola.

   Este Despacho, comisionó tal y como lo solicitó en su escrito de promoción de pruebas la demandada a diversos Juzgados para la evacuación de dichas inspecciones, sin embargo ocurrió la misma situación que con la evacuación de las pruebas testimoniales, pues la parte no demostró interés en impulsar la evacuación de las inspecciones, habiendo únicamente renunciado a la que iba a evacuarse en la ciudad de Barcelona, por cuanto con la inspección que practicó la actora, se dejó constancia del hecho que ella quería demostrar consistente en que ella usa el nombre Home Depot J. Gaspard. Por tanto, y vista la inactividad probatoria con respecto a la carga que tenía la demandada, este Juzgado nada tiene que valorar sobre las inspecciones judiciales promovidas, y así se declara.

   3. Prueba de Informes:

   De conformidad con el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, la parte demandada promovió la prueba de Informes al SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SENIAT), con sede en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, a los fines de que dicho organismos informase sobre:

   Si la empresa actora se encuentra inscrita ante dicho ente y en caso afirmativo, si se encuentra inscrita ante el Registro de Información Fiscal.

   Si la actora ha efectuado alguna declaración de Impuesto Sobre la Renta o de Impuestos a Activos Empresariales, o Impuesto al Valor Agregado durante los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.

   Si la actora ha reportado a ese ente, alguna declaración de que haya tenido actividad comercial en el país durante los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, y especialmente si ha reportado actividad comercial sobre el uso de una marca identificada como THE HOME DEPOT o HOME DEPOT.

   Si la actora está registrada en algún Municipio de los que conforman el país, sí ha tramitado alguna patente de industria y comercio, y también si en algún Municipio ha pagado algún tipo de impuesto municipal, especialmente impuestos de propaganda para el uso de la marca “HOME DEPOT” o “THE HOME DEPOT”.

   En fecha 15-03-2002, este Juzgado se sirvió librar oficio al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, a fin de informase sobre los particulares transcritos. Sin embargo, de autos no se evidencia que dicho ente haya dado respuesta a la información requerida por lo que en virtud del adagio latino “Quod non est in actis, non est in mondo” (lo que no está en el expediente no está en el mundo), nada tiene que valorar este Juzgado sobre esta prueba, y así se declara.

   Antes de dictar el dispositivo del presente fallo, este Juzgador hace un alto para expresar lo siguiente: tanto en la articulación probatoria de las cuestiones previas, como en el lapso probatorio de la causa principal, fueron varias las pruebas que la representación judicial de la demandada promovió sin haber evacuado, bien por su falta de diligencia, o bien por no haber asistido al acto al momento en el cual se fijó la oportunidad para evacuar su solicitud, aunado a una inhibición y a una recusación gestionada por esta, que de una u otra forma dilataron el desarrollo normal de la presente causa.

   Dicha actitud por parte de los abogados de la demandada, contraviene plenamente lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, numeral 3°, siendo que tal actitud pudiese incluso ser acreedora de sanciones disciplinarias, pues por lo visto, con tantas pruebas promovidas y no evacuadas, considera este Juzgado que solo buscaban dilatar el desenvolvimiento normal proceso.

   En consecuencia, y de esta forma, se insta a los abogados a recordar siempre que deben actuar con probidad y lealtad, so pena de incurrir en daños y perjuicios que pudiesen terminar pesándole a los propios abogados y a sus clientes.

   DISPOSITIVO

   Por las motivaciones precedentes, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta la siguiente decisión:

PRIMERO

Declara CON LUGAR la demanda que por uso ilegal de marca y competencia desleal interpuso la empresa H.T.. INC, en contra de la empresa The Home Depot, C.A., anteriormente denominada como CONSTRUHOGAR, C.A.

SEGUNDO

Que la empresa H.T.., INC., es la titular y única propietaria a nivel nacional e internacional de la marca THE HOME DEPOT, no solo por haber sido registrada la misma en Venezuela y en otros países del mundo, sino por ser la misma una marca notoria reconocida a nivel nacional e internacional.

TERCERO

Que como consecuencia de ser la actora propietaria de la marca THE HOME DEPOT, la demandada debe abstenerse de comercializar y/o distinguir ningún local comercial interna o externamente (a través de uniformes del personal, papelería, envases, etc.) o cualquier otro servicio distinguido con dicha marca, con cualesquiera marca o nombre similar o parecido que induzca a error y/o confusión al público consumidor.

CUARTO

Que la empresa The Home Depot, C.A., se encuentra utilizando ilegalmente la marca The Home Depot en perjuicio directo de la actora H.T.., Inc.

QUINTO

Que la demandada con su conducta ilegal a causado daños y perjuicios a H.T.., Inc.

SEXTO

Que la demandada está utilizando ilegalmente la marca “The Home Depot” a través de la razón social, The Home Depot, C.A.

SEPTIMO

Se le prohíbe a la demandada The Home Depot, C.A., continuar utilizando dicho nombre para distinguir la razón social de su empresa, por lo cual deberá cambiar el mismo formalmente, ante todos los registros mercantiles en los cuales se haya constituido, para lo cual se le conceden quince (15) días hábiles a partir de que conste en autos habérsele notificado de la presente sentencia.

OCTAVO

La demandada deberá indemnizar a la demandante por los daños y perjuicios patrimoniales que le ha ocasionado a la actora, los cuales fueron estimados por la misma en la cantidad de cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000,oo), y que este juzgado ordena indexar tomando en consideración la inflación monetaria que se ha vivido en el país desde octubre de 1998 a la fecha de la definitiva ejecución del presente fallo.

NOVENO

Por la naturaleza del presente fallo al haber sido totalmente vencida, se condena a la demandada The Home Depot, C.A. a pagar las costas y los costos del presente juicio, de conformidad con el Artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Notifíquese a las partes de esta decisión.

Publíquese y regístrese. Déjese copia.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial Anzoátegui, a los diecisiete (17) días del mes de Agosto de dos mil cuatro (2.004).

El Juez Provisorio,

Dr. J.M.G.

La Secretaria,

Dra. M.R.D.

En la misma fecha, siendo las nueve y cincuenta y cinco de la mañana (9:55 am), se dictó y publicó la anterior sentencia, Conste.

La Secretaria,

Dra. M.R.D.