Decisión de Juzgado Tercero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 18 de Julio de 2014

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Caracas, 18 de julio de 2014

204º y 155º

ASUNTO: AH13-X-2014-000039

PARTE ACTORA: ICOS CORPORATION, Sociedad Mercantil domiciliada en Bothell, Washington, Estados Unidos de América.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: G.G.F., L.A.H.M., I.A.G.C., M.M.G., J.I.H.G., B.A.R., N.D.P.G., C.G.B.M., C.B.C., A.C.O.S., M.I.P.C., M.A.B., D.F.A.D.F., G.H.L., M.A. MARSUIAN PRU, MARHIAM KATYN PEREZ, XAMIRA GOYA, M.V.D., I.S., J.R. Y C.G.S., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, abogados en ejercicio, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-6.867.497, V-6.494.608, V-10.841.544, V-11.262.974, V-11.554.371, V-11.044.817, V-13.556.746, V-14.719.111, V-14.989.378, V-16.461.580, V-16.891.773, V-17.775.158, V-15.183.877, V-19.370.606, V-18.358.577, V-19.288.434, V-17.428.475, V-19.338.511, V-18.830.397, V-17.705.979 y V-15.465.071, respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 35.522, 35.656, 61.189, 58.461, 71.036, 66.275, 86.839, 107.967, 118.271, 130.596, 137.672, 145.989, 115.890, 178.197, 181.427, 194.317, 124.444, 195.115, 197.837, 130.774 y 115.635, en el mismo orden.

PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil LABORATORIOS LA SANTE, C.A., (anteriormente GALENO QUIMICA C.A.), inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital Federal y Estado Miranda, en fecha 27 de marzo de 1958, bajo el No. 49, Tomo 12-A-Pro; cuya última modificación consta en Acta de Asamblea General Extraordinaria, inscrita en el Registro Mercantil Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital Federal y Estado Miranda, en fecha 27 de julio de 2007, bajo el No. 23, Tomo 116-A-Pro, en la persona de su Representante Legal ciudadano C.W.B.R., titular de la cédula de identidad No. E-82.363.735.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos representación judicial alguna.

MOTIVO: INFRACCIÓN DE PATENTE (PROPIEDAD INTELECTUAL)

- I -

Se inició la presente acción por libelo de demanda presentado para su distribución por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, planteada por los abogados G.G.F., L.A.H.M., M.M.G., C.B.M. y J.R.U., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos 35.522, 35.656, 58.461, 107.967 y 130.774, respectivamente, actuando en sus caracteres de apoderados judiciales de ICOS CORPORATION, Sociedad Mercantil domiciliada en Bothwell, Washington, Estados Unidos de América, según instrumento poder otorgado en la ciudad de Indianápolis, Indiana, Estados Unidos de América, en fecha nueve (09) de julio de 2013, ante el Notario Público en y para el Condado de M.d.E.I., documento poder que se encuentra debidamente apostillado por C.L., en su condición de Secretario de Estado de Indiana, traducido al español por la intérprete público I.M.P., correspondiéndole por sorteo el conocimiento al Juzgado Primero de este Circuito Judicial.

Cursa a los folios 689 al 695 del expediente decisión de fecha 28 de marzo de 2014, dictada por el Juzgado Primero de este Circuito Judicial, mediante la cual declinó la competencia en razón de la materia en los Juzgados de Municipio.

Efectuada la distribución por ante el Circuito Civil de los Juzgados de Municipio correspondió el conocimiento al Juzgado Décimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que por auto de fecha 09 de junio de 2014, admitió cuanto ha lugar en derecho la pretensión por PROPIEDAD INTELECTUAL intentada por la Sociedad Mercantil ICOS CORPORATION contra la Sociedad Mercantil LABORATORIOS LA SANTE, C.A., ampliamente identificados, ordenándose el emplazamiento para la contestación a la demanda dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su citación. En cuanto a las medidas preventivas solicitadas se pronunciaría por auto separado.

En fecha 16 de mayo de 2014, el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia mediante la cual declaró Con lugar el recurso de regulación de la competencia y competente al Juzgado Primero, siendo que por acta de fecha 01 de julio de 2014, la referida Juez procedió a inhibirse.

Remitido el expediente a Distribución correspondió por sorteo de Ley conocer de la causa a este Juzgado Tercero, dándole entrada al expediente por auto de fecha 10 de julio de 2014.

Por diligencia de fecha 15 de los corrientes la abogada J.R.U., inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 130.774, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora consignó un (01) juego de copias simples, constante de seiscientos ochenta y uno (681) folios útiles, a fin de la apertura del cuaderno de medidas.

Así, aperturado el presente Cuaderno de Medidas en fecha 16 de julio de 2014, pasa este Tribunal a pronunciarse sobre la procedencia o no de la medida innominada solicitada por la representación judicial de la parte demandante, quien la solicitó en los siguientes términos:

…En ese sentido, y de conformidad con las previsiones procesales previamente invocadas, solicitamos de ese Juzgado decrete las siguientes medidas:

PRIMERO: Se prohíba a LA SANTE,., sus causahabientes, empresas relacionadas o filiales a éstas, la fabricación, importación, exportación, distribución y/o comercialización con entes públicos o privados, venta o almacenamiento de productos, compuestos o sustancias químicas cuyo principio activo sea TADALAFIL, o cualquier otro producto equivalente a CIALIS®, cualquiera sea el nombre o marca comercial que los identifique en territorio venezolano.

A los fines de esta medida preventiva solicitamos se oficie a LA SANTE sobre la prohibición solicitada en la misma dirección donde habrá de practicarse su citación para este proceso.

SEGUNDO: Se ordene la notificación mediante la publicación de un edicto en los diarios El Nacional y El Universal, a los distribuidores y vendedores de productos farmacéuticos en el país, y cualquier organismo público, sobre la medida cautelar dictada.

TERCERO: Se ordene retirar de las farmacias SAAS, LOCATEL, FARMATODO y FARMAHORRO, así como de las droguerías distribuidoras de medicamentos, las cantidades existentes en sus inventarios del producto "TADALAFIL 20 mg" elaborado por LA SANTE; con la expresa prohibición de venta al público de ese producto.

Aprecia este Tribunal que en el presente caso la solicitud de medida cautelar formulada por la representación judicial de la parte demandante guarda relación con los derechos de explotación exclusiva de una invención propiedad de ICOS CORPORATION y que se encuentra debidamente patentada por ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI), la cual reconoce el derecho de la actora a explotar la invención objeto de la misma frente a la supuesta violación de ese derecho por parte de LABORATORIOS LA SANTE C.A.; por lo que resulta necesario determinar la Ley aplicable a este tipo de protección cautelar.

En este sentido, observa este Juzgador que el Tribunal Supremo de Justicia, en pronunciamiento de la Sala de Casación Civil No. R.C. 01153 de fecha 30 de septiembre de 2004, con ponencia del Magistrado Tulio Álvarez Ledo (caso WARNER LAMBERT COMPANY vs. LABORATORIOS VIVAZ PHERMACUTICALS, C.A.), señaló que con el propósito de otorgar una protección cautelar efectiva en materia de derechos de propiedad industrial, como los derivados de una patente de invención, es posible acudir a la Legislación sobre derechos de autor, ello por cuanto la Ley de Propiedad Industrial no establece nada sobre el particular.

Por tanto, en esa sentencia la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia acudió al método de integración del Derecho para subsanar el vacío legislativo existente en la protección cautelar aplicable en materia de propiedad industrial, concluyendo expresamente que: “(…) resulte posible acudir a la legislación sobre el derecho de autor para llenar el vacío existente en asuntos como el que hoy toca resolver a esta Sala”.

Por ello, siguiendo el criterio jurisprudencial fijado en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, este Tribunal señala que el análisis de la protección cautelar en el presente expediente deberá realizarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 y siguientes de la Ley sobre el Derecho de Autor.

Así, en atención a lo establecido en el artículo 110 de la Ley sobre el Derecho de Autor, a los fines de acordar la protección cautelar solicitada, por una parte, es necesario que se acredite la titularidad de un derecho de explotación previstos en esa Ley, pero que en este caso guardan relación con los derechos de propiedad industrial relacionado con una invención debidamente patentes; y, por otra parte, es necesario igualmente acreditar la verificación de una actuación por parte de un tercero que constituya una lesión a ese derecho.

Precisado lo anterior, aprecia este Tribunal que la representación actora en su escrito libelar solicita que se acuerde protección cautelar sobre los derechos de propiedad industrial de su representada.

De acuerdo con lo expuesto por la parte actora, sus derechos de propiedad industrial derivan de la patente de invención denominada “Derivados Tetraciclicos, para su preparación y su uso”, la cual protege el producto así como el procedimiento para su manufactura, y que fue concedida por el Registro de la Propiedad Industrial -ahora Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial (SAPI)- mediante Resolución No. 56.834 del 18 de enero de 1995, y que protege un producto así como el procedimiento que debe seguirse para su manufactura, identificado científicamente (6R,12aR)-2,3,6, 7,12,12a-hexahidro-2-metil-6-(3,4-metilendioxifenil)-pirazin[2´,1´:6,1]pirido-[3,4-b]indo1-1,4diona; el cual es conocido bajo el nombre del principio activo denominado como TADALAFIL (TADALAFILO). Dicho principio activo contenido en las reivindicaciones de la patente es comercializado bajo autorización de su representada bajo la marca denominada Cialis® cuyo principio activo es la sustancia química conocida como Tadalafil, el cual se encuentra indicado para el tratamiento de la Disfunción Eréctil (DE).

En este sentido, constata este Tribunal que la parte actora consignó como Anexo “B”, copia simple del Titulo de Patente No. FP-02 5628, emanada del SAPI (Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial), la cual corre inserta a los folios 44 al 214 del expediente principal.

De esa copia simple se desprende que el SAPI (Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial), autoridad administrativa competente para reconocer y adjudicar derechos de propiedad industrial, reconoció inicialmente a favor la sociedad mercantil LABORATOIRES GLAXO, S.A. derechos de exclusividad sobre el título técnico de la invención o creación denominado “Derivados Tetraciclicos, para su preparación y uso” con fecha de inscripción el 18-01-1995, No. de registro 56.834 y con fecha de vencimiento el 18-01-2015. Aprecia igualmente este Tribunal que dentro de las reivindicaciones de la patente, se encuentra particularmente la No. 10 que protege el procedimiento de elaboración de una sustancia científicamente denominada (6R,12aR)-2, 3,6,7,12,12a-hexahidro-2-metil-6-(3,4-metilendioxifenil) pirazin[2´,1´:6,1]pirido-[3,4-b]indo1-1,4diona; y sales y solvatos de la misma aceptable fisiológicamente, tal como se desprende del folio 209 de la pieza principal del expediente, y que se correspondería con la denominación química del principio activo Tadalafil.

En este orden de ideas, este Tribunal aprecia que con dicha patente de invención le quedó atribuido a la solicitante el derecho de disponer y explotar comercialmente, en forma exclusiva la referida invención para la fabricación de TADALAFIL, descrita en su composición química de la referida patente de procedimiento y con período de vigencia señalado hasta el 18 de enero de 2015, lo cual puede apreciarse del título de patente identificado con el No. FP-02 5628 acompañado en copia marcada “B” (folio 244). Observando este Tribunal que dicha patente constituye la base fundamental para considerar la existencia del derecho reclamado por la solicitante, por cuanto en la misma aparece como propietarios ICOS CORPORATION.

Asimismo, aprecia este Tribunal que conjuntamente con la demanda por infracción de patente (propiedad industrial), la parte demandante acompañó copia del expediente sustanciado en su oportunidad ante el Instituto Nacional de Higiene R.R. con el propósito de obtener el Registro Sanitario necesario para la comercialización del producto objeto de la patente. En este sentido, debe este Juzgador señalar que para la emisión del Registro Sanitario debe cumplirse con los requisitos establecidos en las NORMAS DE LA JUNTA REVISORA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, del Instituto Nacional de Higiene “R.R.”, denominadas SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.

Así, aprecia este Tribunal que dentro de las copias del expediente administrativo sustanciado ante el Instituto Nacional de Higiene R.R. para la obtención del Registro Sanitario del producto, se realiza la “Descripción de propiedades físico-químicas”, que corren insertas al folio 422. Adicionalmente, corre inserta igualmente a los folios 313 al 315, solicitud para el Registro Nacional de Productos Farmacéuticos.

De las actuaciones antes referidas, aprecia este Tribunal que dentro de los recaudos presentados en su oportunidad por el solicitante para obtener el Registro Sanitario para la comercialización de un producto, se aprecia que la denominación de ese producto se corresponde con la denominación internacional del producto TADALAFIL que, a su vez, su fórmula química se encuentra descrita en la reivindicación Nº 10 incluida en la patente.

Asimismo, observa este Tribunal que la parte actora acompañó igualmente junto con la demanda, identificado con la letra “G”, (folio 657) copia simple de Registro Sanitario No. E.F. 33.112 emitido por el MINISTERIO DE LA SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, por órgano del REGISTRO NACIONAL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS del INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE “RAFAEL RANGEL”, que aprueba el Producto Farmacéutico CIALIS®, cuyo principio activo es el TADALAFIL, protegido por la patente, lo cual se evidencia además de las muestras que dicho producto fueron acompañadas al escrito de solicitud marcados “F” en presentaciones de 20 mg.

Por tanto, del análisis de los recaudos anteriormente señalados, encuentra este Tribunal que en efecto existe un derecho de propiedad industrial a favor de ICOS CORPORATION, derecho que se encuentra actualmente vigente, tal como se desprende de la Resolución Nº 990 emanada del SAPI (Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial), la cual fue consignada por la parte demandante como Anexo identificado con la letra “D”, en la cual se declaró la nulidad absoluta de la Resolución Nº 389, de lo que deduce este Juzgador que la patente propiedad de la solicitante se mantiene vigente en la actualidad.

Por su parte, con relación a los elementos que evidencien la violación o lesión de los derechos de propiedad industrial reconocidos a favor de ICOS CORPORATION, aprecia este Tribunal que el solicitante consignó, identificada como anexo “H”, las resultas de la inspección ocular practicada en fecha 16 de enero de 2014, por la Notaría Pública Trigésima Séptima del Municipio Libertador del Distrito Capital, en la que se dejó constancia de la comercialización de un producto farmacéutico denominado “TADALAFIL”, cuyo Registro Sanitario se corresponde con el Nº E.F.G. 38.870/12, habiéndose identificado en esa oportunidad que el laboratorio fabricante de ese producto es LABORATORIOS LA SANTE, C.A., tal y como pudo apreciar este Juzgador de la muestra de ese producto que se acompañó junto con el Acta Notarial levantada en esa oportunidad.

Conforme a los recaudos anteriormente analizados, así como los anexos que soportan la pretensión de la parte solicitante, a consideración de este Juzgador, constituyen elementos suficientes como para presumir gravemente la violación de los derechos de propiedad industrial detentados por ICOS CORPORATION, reconocidos en la patente denominada “Derivados Tetraciclicos, para su preparación y uso”, que consiste en el procedimiento de elaboración de una sustancia científicamente denominada (6R,12aR)-2,3,6, 7,12,12a-hexahidro-2-metil-6-(3,4-metilendioxifenil)-pirazin[2´,1´:6,1]pirido-[3,4-b]indo1-1,4diona, la cual se refiere al principio activo denominado Tadalafil, tal y como fue apreciado anteriormente por este Tribunal, protegida por la ya identificada patente de la cual es titular la solicitante.

Por otra parte, aprecia igualmente este Juzgador que existe una presunción con relación a que la violación de tales derechos ha sido emprendida por parte de LABORATORIOS LA SANTE C.A., como consecuencia de la comercialización de un producto cuyo principio activo se encuentra protegido por la patente.

Adicionalmente, debe además puntualizar este Despacho su interpretación de la Ley en el obligado análisis del derecho reclamado por la solicitante en el sentido que el hecho de que exista una aprobación de los productos denominado Tadalafil 20 mg, medicamento contentivos del principio activo Tadalafil, emitida por el Instituto Nacional de Higiene R.R., sin embargo aún cuando existe el Registro Sanitario EFG 39.870/12 a favor de la empresa LABORATORIOS LA SANTE C.A. (tal como parece desprenderse del contenido del Acta Notarial previamente referida, así como de la muestra del producto consignado en esa oportunidad), empresa señalada como infractora de los derechos de propiedad industrial analizados en el presente caso, en ningún modo desvirtúa la presunción de buen derecho que goza la solicitante en relación al principio activo denominado “Tadalafil”, en función de la respectiva patente de invención de la cual es titular, sino que por el contrario aporta un elemento de convicción adicional que hace presumir a este Órgano Jurisdiccional, que la empresa demandada, efectivamente ha obrado sobre la base del aprovechamiento de la invención a que se refiere la señalada patente de procedimiento específicamente al producto obtenido directamente del proceso reivindicado, lo cual se ratifica además por el hecho de que ese producto actualmente está siendo efectivamente comercializado por la demandada.

Por tanto, debe este Tribunal precisar que el órgano administrativo únicamente tiene competencia para autorizar el expendio en el territorio de la República de un producto farmacéutico apto para el consumo humano, careciendo de competencia para autorizar el uso de especies farmacéuticas ofrecidas por parte de terceros que no sean titulares de las respectivas patentes o las autorizaciones de su titular; de tal modo, que en ningún caso puede el Instituto de Higiene R.R., reconocer o declarar la propiedad sobre los derechos de propiedad industrial que afecten un producto farmacéutico cuya autorización sanitaria de expendio soslaye cualquier consideración sobre titularidad de los derechos de propiedad industrial que corresponde a otros órganos de la administración pública calificar o establecer, como lo es el SAPI (Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial), por lo que el Registro Sanitario antes mencionad otorgado a LABORATORIOS LA SANTE, C.A., únicamente sirve para acreditar que tal medicamento es apto para el consumo humano. Dicho registro no puede ir en detrimento de los derechos de propiedad industrial conferidos a la solicitante, quien comercializa –a través del laboratorio E.L. Y COMPAÑÍA DE VENEZUELA, S.A., en su condición de Laboratorio Representante, el producto denominado Cialis®, cuyo ingrediente activo es “Tadalafil”, con base a las reivindicaciones reconocidas en la patente de la cual es titular la solicitante del presente procedimiento.

En consecuencia, queda establecido que la solicitante ICOS CORPORATION, goza de presunción razonable a su favor en cuanto al buen derecho sobre la cual fundamenta su pretensión, vale decir, la existencia de un derecho de propiedad industrial debidamente protegido, así como la presunta infracción de sus derechos por parte de LABORATORIOS LA SANTE, C.A.; dado que existen elementos en autos que evidencian efectivamente que la demandada estaría comercializando un producto cuyo principio activo se encuentra protegido por la patente, sin contar con la debida licencia por parte de su propietario.

Por tanto, esas presunciones llevan a este Tribunal a la convicción que en el presente caso se encuentran cumplidos todos los extremos legales exigidos por los artículos 110 y siguientes de la Ley sobre Derechos de Autor, así como aquellos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es demostrada la titularidad que posee la empresa ICOS CORPORATION sobre las invenciones reivindicadas en la patente; así como que la empresa denunciada LABORATORIOS LA SANTE, C.A., actualmente, fabrica, almacena, distribuye, comercializa y coloca a disposición del público en el territorio nacional un producto cuyo ingrediente activo es precisamente el Tadalafil, que se encuentra protegido por las reivindicaciones incluidas en la patente.

Por todos los razonamiento antes expuestos este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 de la indicada Ley, en concordancia con el parágrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, decreta las siguientes medidas cautelares:

PRIMERO

Se prohíbe a LABORATORIOS LA SANTE, C.A., sus causahabientes, empresas relacionadas o filiales a éstas, la fabricación, importación, exportación, distribución y/o comercialización con entes públicos o privados, venta o almacenamiento de productos, compuestos o sustancias químicas cuyo principio activo sea TADALAFIL, o cualquier otro producto equivalente a CIALIS®, cualquiera sea el nombre o marca comercial que los identifique en territorio venezolano. Se ordena oficiarle participándole la presente medida.

SEGUNDO

Se ordena la notificación mediante la publicación de un edicto en los diarios El Nacional y El Universal, a los distribuidores y vendedores de productos farmacéuticos en el país, y cualquier organismo público, sobre la presente medida cautelar dictada por este Tribunal.

TERCERO

Se ordena retirar de las farmacias SAAS, LOCATEL, FARMATODO y FARMAHORRO, así como de las droguerías distribuidoras de medicamentos, las cantidades existentes en sus inventarios del producto "TADALAFIL 20 mg" elaborado por LABORATORIOS LA SANTE C. A.; con la expresa prohibición de venta al público de ese producto.

A fin de dar cumplimiento a lo aquí pautado, se ordena librar los oficios correspondientes, a los cuales se le anexará copia certificada del escrito de solicitud y de la presente decisión, previa consignación de los fotostatos respectivos por la parte solicitante. Líbrense oficios junto con copias certificadas ordenadas, así como el respectivo edicto para ser publicada en los diarios señalados.

Dada la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas.-

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de julio de dos mil catorce (2014). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

EL JUEZ,

Dr. J.C.V.R.

LA SECRETARIA,

Abg. DIOCELIS P.B.

En esta misma fecha, siendo las once y cincuenta y nueve minutos de la mañana (11:59 a.m) , se publicó y registró la anterior sentencia.

LA SECRETARIA,

Abg. DIOCELIS P.B.

Asunto: AH13-X-2014-000039

JCVR/DPB/