Decisión de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 27 de Julio de 2011

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Caracas, 27 de Julio de 2011

201º y 152º

ASUNTO: AH12-V-2005-000062

PARTE ACTORA: Sociedad mercantil ORTOPEDIA BERKEMANN, C.A., domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita ente el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el día 4 de octubre de 1984, bajo el No. 75, Tomo 5-A Sgdo.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: J.M.C.D.M., M.A., M.M., ELEONORA ACOSTA, YERENITH FUENTES y EUCARIS ALCALA, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 6.135, 70.498, 90.991, 123.284, 123.250 y 131.745, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: Sociedad mercantil QUIROPEDIA BERKE PIES, C.A., domiciliada en Caracas e inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 24 de mayo de 2004, bajo el No. 66, Tomo 77-A Pro.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: M.R.L.G., abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 70.637.

MOTIVO: DAÑOS Y PERJUCIOS (INFRACCION MARCARIA)

- I –

SINTESIS DEL PROCESO

Se inició el presente proceso mediante demanda introducida por la sociedad mercantil ORTOPEDIA BERKEMANN, C.A., en fecha 8 de agosto de 2005, mediante el cual demandan indemnización por daños y perjuicios a la sociedad mercantil QUIROPEDIA BERKE PIES, C.A. Dicha demanda fue admitida en fecha 9 de agosto de 2005.

Posteriormente, mediante diligencias de fechas 4 y 5 de octubre de 2005, el alguacil titular de este Juzgado manifestó haberse trasladado a la dirección proporcionada por la actora, a los fines de practicar la citación personal de la demandada, en la persona de la ciudadana C.L.M., manifestando que dicho ciudadana no se encontraba para el momento no pudiendo lograr su cometido en ninguna de las oportunidades.

En fecha 18 de octubre de 2005, previa solicitud de parte, este tribunal acordó la citación por carteles de la demandada, cumpliéndose todas las formalidades del artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, en fecha 5 de diciembre de 2005.

En fecha 8 de febrero de 2006, posterior a la solicitud realizada por la parte actora, se designó defensora ad-litem a la parte demandada, recayendo dicho cargo en la persona de M.F.G.. En fecha 16 de febrero de 2006, compareció dicha ciudadana a los fines de aceptar el cargo de defensora ad-litem, jurando cumplirlo fielmente.

En fecha 21 de febrero de 2006, la demandada se dio por citada en el presente juicio.

En fecha 22 de marzo de 2006, la parte demandada presentó escrito de contestación a la demanda.

En fecha 29 de marzo de 2006, la parte actora presentó escrito de contestación a la cuestión previa y de oposición a la perención alegada por la parte demandada.

En fecha 10 de abril de 2006, la parte demandada presentó escrito de promoción de pruebas, respecto de la incidencia de cuestiones previas. En fecha 26 de abril de 2006, la parte actora presentó escrito de oposición a dichas pruebas.

En fecha 22 de octubre de 2007, este tribunal se pronunció respecto de la cuestión previa y la solicitud de declaratoria de perención de la instancia formulada por la parte demandada, en cuya sentencia declaró sin lugar ambas peticiones.

En fecha 21 de febrero de 2008, la parte demandada presentó escrito de contestación a la demanda. Adicionalmente, en fecha 28 de marzo de 2008, dicha parte presentó escrito de promoción de pruebas.

En fecha 2 de abril de 2008, la parte actora presentó escrito de promoción de pruebas.

En fechas 28 y 30 de abril de 2008, las partes se opusieron recíprocamente a la admisión de las pruebas de la parte contraria.

En fecha 4 de junio de 2008, este Tribunal se pronunció respecto de la admisibilidad de las pruebas, en virtud de la oposición formulada por las partes.

En fecha 13 de junio de 2008, la parte demandada apeló de la sentencia proferida por este Juzgado relacionada con la admisibilidad de las pruebas, siendo la apelación oída en un solo efecto en fecha 18 de julio de 2008.

En fecha 13 de agosto de 2008, el juez titular de este Juzgado L.R.H., se abocó al conocimiento de la presente causa.

En fecha 29 de octubre de 2008, fue evacuada la prueba de inspección judicial promovida por la parte actora.

En fecha 25 de febrero de 2009, el a-quem se pronunció respecto de la apelación formulada por la parte actora, declarando sin lugar la misma y confirmando el auto apelado.

En fecha 17 de marzo de 2009, la parte actora presentó escrito de informes.

En reiteradas oportunidades las partes han solicitado se dicte sentencia en el presente asunto, siendo la última de ellas en fecha 15 de junio de 2011.

- II -

ALEGATOS DE LAS PARTES

En síntesis, como hechos constitutivos de la pretensión de la actora, se afirma en el libelo de demanda lo siguiente:

1. Que la demandada infringió el derecho exclusivo que tiene la parte actora sobre las marcas BERKE y BERKEMANN.

2. Que el Juzgado Vigésimo de Municipio, a solicitud de la parte actora, decretó el cese inmediato de los actos que constituyan infracción y a tal efecto ordenó el retiro del material publicitario que contenía la palabra BERKE.

3. Que la parte actora es propietaria del nombre comercial BERKEMANN y BERKE, en virtud del registro otorgado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial.

4. Que tanto la partícula BERKE, como las marcas propiedad de la parte actora BERKEMANN y BERKE, protegen a empresas dedicadas al mismo ramo del servicio de quiropedia y a productos estrechamente relacionados, lo cual, sin duda, hace imposible la coexistencia pacífica de los mismos, por cuanto esos servicios y productos comparten los mismos canales de comercialización.

5. Que la demandada pretende aprovecharse del reconocimiento, reputación y posicionamiento del servicio que ha venido desempeñando la parte actora, así como la imagen que ha proyectado y mantenido durante mucho tiempo en el mercado nacional, como empresa dedicada al servicio de quiropedia y a la importación y exportación, compra-venta, fabricación y distribución de toda clase de artículos para el tratamiento quiropédico y ortopédico de los pies, de zapatos y sandalias ortopédicas, medias elásticas, y en general, de toda clase de actividades conexas o relacionadas con el ramo descrito.

6. Que la demandada lesiona gravemente los intereses de la parte actora, ya que menoscaba los derechos al uso exclusivo que otorga el registro de una marca y en segundo lugar, constituye una situación que vulnera el principio de la libre competencia.

7. Que entre el signo infractor BERKE y las marcas BEKERMANN y BERKE, propiedad de la parte actora, se puede apreciar un evidente parecido gráfico y fonético el cual es susceptible de confusión o error entre la clientela, por cuanto el signo infractor reproduce íntegramente la estructura de las marcas de la parte actora y se dedica a la misma actividad o servicio para el tratamiento quiropédico y ortopédico de los pies.

   En la oportunidad correspondiente, la representación judicial de la parte demandada, en su escrito de contestación, alegó lo siguiente:

1. Que la parte actora carece de cualidad para intentar el presente juicio, por no tener interés jurídico actual para proponer su demanda.

2. Que la parte demanda está ejerciendo una actividad comercial en un área de la salud humana, referida al tratamiento de dolencias, conservación y belleza de los pies, por cuya razón queda fuera de toda limitación, en virtud del artículo 15 de la Ley de Propiedad Industrial.

3. Que al tratarse de un asunto de salubridad no es patentable, lo que evidencia claramente la falta de interés jurídico actual por parte de la parte actora. (Sic.)

4. Que la demandada ejerce sus actividades en forma pública y notoria, y debidamente registrada en el Registro Mercantil, pagando sus impuestos, patentes y cumpliendo con las leyes correspondientes.

5. Negó, rechazó y contradijo, la demanda incoada toda vez que la misma está fundamentada en un falso supuesto de uso indebido de una denominación comercial.

6. Que la parte actora pretende la exclusividad de una denominación comercial en la cual el elemento distintivo está constituido por un apellido familiar como lo demuestra la locución BERKEMANN, lo que implica que no puede existir al respecto limitación alguna en el uso de dicha locución.

7. Que sólo ha usado una partícula del citado apellido, como lo es la expresión BERKE, lo cual significa que, pese a la inicial igualdad, en tal situación no puede afirmarse, bajo ninguna circunstancia, que exista uso indebido de marca, mas aun si tomamos en cuenta que la protección patentada señalada por la actora, se refiere a un apellido de uso libre, tanto en la vida ciudadana, como comercial.

8. Que las denominaciones comerciales QUIROPEDIA BERKE PIES y ORTOPEDIA BERKEMANN, racionalmente no pueden ser susceptibles de confusión, dada la pronunciación final de ambas, por lo que es evidente que ambas pueden subsistir pacíficamente en el mercado en plena coexistencia.

   -III-

   DE LAS PRUEBAS Y SU VALORACION

   Así las cosas, este juzgador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.354 del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, pasa a hacer el análisis de las probanzas traídas a los autos por las partes:

   PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA:

1. Copia certificada del Certificado de Registro No. 9933-D de fecha 26 de septiembre de 1972, renovado para mantener su vigencia hasta el 26 de septiembre de 2012, emitido por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, correspondiente al nombre comercial BERKEMANN, del cual se desprende la titularidad del nombre comercial BERKEMANN desde el año 1972. Este Juzgado otorga valor probatorio al referido instrumento de conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en virtud de su carácter de documento administrativo.

2. Copia certificada del Certificado de Registro No. 64003-F de fecha 02 de marzo de 1971, vigente hasta el 02 de marzo de 2011, emitido por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, correspondiente a la marca y diseño BERKEMANN, consistente en la representación de un óvalo en posición horizontal dentro del cual se aprecia un pie humano izquierdo dirigido hacia la izquierda, encima del cual está situada una cruz que no se reivindica, del cual se desprende la titularidad de la marca comercial BERKEMANN desde el año 1971. Este Juzgado otorga valor probatorio al referido instrumento de conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en virtud de su carácter de documento administrativo.

3. Copia certificada del Certificado de Registro No. 67158-F de fecha 13 de diciembre de 1971 emitido por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, correspondiente a la marca y diseño BERKEMANN, consistente en un triángulo con los ángulos curvos inclinados hacia la izquierda dentro del cual está escrita en letras llenas de imprenta la palabra BERKEMANN, del cual se desprende la titularidad de la marca comercial BERKEMANN desde el año 1971. Este Juzgado otorga valor probatorio al referido instrumento de conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en virtud de su carácter de documento administrativo.

4. Copia certificada del Certificado de Registro No. 224352-P de fecha 28 de septiembre de 2000 emitido por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, vigente hasta el 28 de septiembre de 2010, correspondiente a la marca y diseño BERKEMANN, consistente en dos figuras triangulares una en color claro y otra en color oscuro, dentro del oscuro se lee la palabra BERKEMANN, del cual se desprende la titularidad de la marca comercial BERKEMANN desde el año 2000. Este Juzgado otorga valor probatorio al referido instrumento de conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en virtud de su carácter de documento administrativo.

5. Solicitud de Registro No. 04-8888 de fecha 11 de junio de 2004, correspondiente a la marca comercial BERKE, de la cual se desprende que la actora solicitó el registro de la marca comercial BERKE desde el año 2004. Este Juzgado otorga valor probatorio al referido instrumento de conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en virtud de su carácter de documento administrativo.

6. Boletín Oficial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de fecha 25 de mayo de 2005, en especial la Resolución No. 0573, página 238, el cual concede a la empresa demandante el registro de la marca comercial BERKE, inscripción No. 04-8888 en la clase Internacional No. 10, de la cual se desprende la concesión por parte del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de la marca BERKE, como una ampliación de los derechos marcarios de la marca BERKEMANN. Este Tribunal otorga valor probatorio al referido instrumento de conformidad con el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil.

7. Oficio No. DRPI/EA/2008-0117 de fecha 11 de marzo de 2008, emitido por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, mediante el cual se informó que la solicitud de registro No. 2004-8888, correspondiente a la marca BERKE, clase 10 Internacional, de la cual se desprende que la actora es titular de la marca comercial BERKE desde el año 2005. Este Juzgado otorga valor probatorio a dicho instrumento de conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

8. Carta remitida por el ciudadano J.M.C.D.M., en su carácter de apoderado de ORTOPEDIA BERKEMANN, C.A. fechada el 11 de junio de 2004, dirigida a QUIROPEDIA BERKE PIES, C.A., a fin de que cesase en el uso indebido de la partícula BERKE, parte inicial del signo distintivo BERKEMANN. Este tribunal otorga valor probatorio a la recepción de dicho instrumento de conformidad con el artículo 1.371 y el artículo 1.374 del Código Civil.

9. Inspección judicial extra-litem realizada por el Tribunal Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 26 de julio de 2005, mediante la cual se hizo constar el uso que realiza la sociedad mercantil QUIROPEDIA BERKE PIES, C.A., de la palabra BERKE, en logotipos y papelería de la empresa. En vista de que en la práctica de dicha inspección extra litem no hubo control en su evacuación, la misma establecerá una presunción desvirtuable, lo anterior de conformidad con el artículo 898 del Código de Procedimiento Civil.

10. Inspección judicial extra-litem realizada por el Tribunal Décimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 10 de septiembre de 2004, con la cual se hizo constar el uso que efectuaba la compañía QUIROPEDIA BERKE PIES, C.A., de la palabra BERKE. En vista de que en la práctica de dicha inspección extra litem no hubo control en su evacuación, la misma establecerá una presunción desvirtuable, lo anterior de conformidad con el artículo 898 del Código de Procedimiento Civil.

11. Promovió inspección judicial, al efecto este Tribunal se trasladó y se constituyó en la dirección de la demandada QUIROPEDIA BERKE PIES, C.A., ubicada en el Centro Comercial Arta, local PB-18, Chacaito, en la ciudad de Caracas, en fecha 29 de octubre de 2008, en la cual se hizo constar: (i) la existencia de un vidrio donde se lee BERKE PIES – UN DESCANSO PARA SUS PIES; (ii) que en el centro de las palabras BERKE y PIES, se encuentra un dibujo de dos (2) plantas de pie; (iii) el uso de la frase BERKE PIES – UN DESCANSO PARA SUS PIES, en la puerta de vidrio del local. De conformidad con el artículo 1428 del Código Civil, este Tribunal le otorga valor de plena prueba respecto de los hechos comprobados en la misma.

    PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA:

1. Publicación de la Gaceta de la comunicación legal, en fecha 29 de mayo de 2004, mediante la cual “consta mercantilmente (sic)” la publicación ordenada por la Ley de la empresa demandada. Este Juzgado otorga valor probatorio a la referida probanza de conformidad con el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil.

2. Oposición por mejor derecho, ejercida por la parte demandada ante el Órgano correspondiente, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Ministerio de la Producción y el Comercio, a la solicitud de la parte actora No. 04-008889 de fecha 11 de junio de 2004, clase nombre comercial. Este Juzgado le otorga valor probatorio a dicho instrumento de conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, habida cuenta de la estampa de sello, únicamente se acredita la recepción de dicho documento ante el mencionado ente administrativo.

3. Licencia de Actividades Económicas, expedida por la Dirección de Administración Tributaria de la Alcaldía de Chacao, Resolución No. LAE-284 de fecha 04 de junio de 2004. Este juzgado otorga valor probatorio a la referida probanza de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por considerarlo fidedigno de un instrumento administrativo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

4. Solicitud de nombre comercial, presentada ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Ministerio de la Producción y el Comercio, Solicitud No. 15785 del día 24 de septiembre de 2004. Este Juzgado le otorga el valor probatorio al referido instrumento de conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

5. Solicitud de nombre comercial, presentada ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Ministerio de la Producción y el Comercio, Solicitud No. 15784 del día 24 de septiembre de 2004. Este Juzgado le otorga valor probatorio a dicho instrumento de conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, habida cuenta de la estampa de sello, únicamente se acredita la recepción de dicho documento ante el mencionado ente administrativo.

   En síntesis, es de precisar por este sentenciador que una vez a.t.p. aportadas por las partes involucradas en el presente asunto, quedaron demostrados los siguientes hechos pertinentes:

   • Que la parte actora posee la titularidad del registro de las marcas BERKEMANN y BERKE.

   • Que la parte demandada en su local comercial dispone de la palabra BERKE en logotipos y publicidad de la empresa.

   • Que fue recibida en el Registro Autónomo de la Propiedad Industrial, las solicitudes de nombre comercial por parte de la demandada.

   • Que la demandada figura en el registro mercantil bajo la denominación QUIROPEDIA BERKE PIES, C.A.

   • Que la demandada cuenta con la correspondiente licencia de actividades económicas proferida por la Alcaldía de Chacao.

   - IV -

   SOBRE LA FALTA DE CUALIDAD

   Del análisis de la pretensión de la demanda y de las defensas opuestas en el presente caso, la parte demandada opuso como defensa perentoria de fondo, la ilegitimidad de la parte actora para sostener la demanda, lo cual obliga a este Juzgador a resolverla como punto previo, antes de entrar al examen del mérito de la controversia.

   Con relación a la excepción perentoria de falta de cualidad, este Tribunal debe señalar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 102 del 6 de febrero de 2001, con ponencia del Magistrado Dr. J.M.D.O., expediente Nº 00-096, estableció lo siguiente:

   …Dentro de los presupuestos materiales de la sentencia de fondo, en particular de la sentencia favorable, se encuentran los presupuestos de la pretensión; a saber: a) la legitimatio ad causam; b) el interés para obrar; y c) en algunos casos, el cumplimiento de ciertos requisitos previos para que el juez pueda proveer sobre el fondo de la controversia, como podría ser, en nuestro ordenamiento procesal, algunos procedimientos especiales, tal la preparación de la vía ejecutiva. Ahora bien la legitimatio ad causam es uno de los elementos que integran los presupuestos de la pretensión, entendidos éstos como los requisitos para que el sentenciador pueda resolver si el demandante tiene el derecho a lo pretendido, y el demandado la obligación que se le trata de imputar; la falta de legitimación acarrea ciertamente que la sentencia deba ser inhibitoria; no se referirá a la validez del juicio ni a la acción, sólo será atinente a la pretensión, a sus presupuestos. Se trata pues, de una valoración que debe realizar el sentenciador sobre la pretensión, para poder proveer sobre la petición en ella contenida

   .

   (Subrayado y Negrillas del Tribunal)

   Sobre la base del criterio jurisprudencial precedentemente citado, se advierte que en el caso de marras, la parte actora ejerce la acción contra la sociedad mercantil QUIROPEDIA BERKE PIES, C.A., afirmando que ésta ha cometido una infracción sobre el derecho de propiedad que posee la actora de las marcas comerciales BERKE y BERKEMANN.

   De la lectura del escrito de contestación de la accionada, se puede verificar lo siguiente:

1. Que la demandada esta ejerciendo una actividad comercial en un área de salud humana referida al tratamiento de dolencias, conservación y belleza de los pies, por cuya razón queda fuera de toda limitación, en los términos del numeral 7° del artículo 15 de la Ley de Propiedad Industrial.

2. Que la parte actora pretende la exclusividad de una marca comercial en la cual el elemento distintivo está constituido por apellido familiar denominado BERKEMANN, lo cual a su decir resulta improcedente.

   Ahora bien, este Tribunal debe precisar que la regla general en esta materia, es que la persona que se afirma titular de un interés jurídico propio, tiene legitimación para hacerla valer en juicio (legitimación activa), y la persona contra quien se afirma la existencia de ese interés, en nombre propio, tiene a su vez legitimación para sostener el juicio (legitimación pasiva). En ese sentido, la legitimatio ad causam, es un problema de afirmación del derecho, es decir, está supeditada a la actitud que tome el actor en relación a la titularidad del derecho. Si la parte actora se afirma titular del derecho entonces está legitimada activamente, si no, entonces carece de cualidad activa.

   Incluso, la legitimación pasiva está sometida a la afirmación del actor, porque es éste quien debe señalar que efectivamente el demandado es aquél contra el cual se quiere hacer valer la titularidad del derecho.

   El juez, para constatar preliminarmente la legitimación de las partes, no debe revisar la efectiva titularidad del derecho, porque esto, es materia de fondo del litigio, simplemente debe advertir si el demandante se afirma como titular del derecho -legitimación activa-, y si el demandado es la persona contra la cual es concedida la pretensión para la legitimación o cualidad pasiva.

   La legitimidad se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico venezolano en virtud de los principios de economía procesal y seguridad jurídica, debido a que ella le permite al Estado controlar que el aparato jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario y que no se produzca la contención entre cualesquiera parte, sino entre aquellas que ciertamente existe un interés jurídico susceptible de tutela judicial.

   Es necesaria una identidad lógica entre la persona del actor en el caso concreto y la persona en abstracto contra la cual según la ley se ejerce la acción, lo que se manifiesta en la legitimación tanto activa como pasiva, lo cual puede ser controlado por las partes en ejercicio del derecho constitucional a la defensa.

   En el caso de marras, se evidencia que la actora se afirma titular del derecho que alega; y afirma que la demandada es aquella contra la cual se quiere hacer valer la titularidad del derecho, por supuestamente haber lesionado su derecho de propiedad industrial. Sin embargo, con relación a las defensas aludidas por la parte demandada, este tribunal estima que el fundamento de las mismas no se circunscribe a los supuestos de hecho de la falta de cualidad, al ser alegatos que promueven un análisis del fondo de la controversia, los mismos no producen un rechazo a la demanda por falta de legitimación. Así se decide.

   - V -

   MOTIVACION PARA DECIDIR EL MERITO

   Llegado el momento para decidir la presente causa, este Tribunal lo hace, atendiendo a las siguientes consideraciones:

   De la lectura pormenorizada del libelo de demanda se evidencia como motivo fundamental de la pretensión de la actora, la presunta infracción marcaria cometida por la sociedad mercantil QUIROPEDIA BERKE PIES, C.A., en perjuicio de la parte actora ORTOPEDIA BERKEMANN C.A., por utilizar la partícula BERKE en denominación comercial, además de utilizarla en material publicitario, lo cual a decir de la demandante, vulnera el derecho de propiedad industrial que posee sobre las partículas BERKE y BERKEMANN, aprovechándose de su reputación para consolidarse comercialmente en el campo del cuidado de los pies.

   Así pues, la parte actora fundamenta su pretensión sobre la base de lo dispuesto en la Decisión 486 sobre el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, emanada de la Comunidad A.d.N.. Ahora bien, en vista de que en fecha 22 de mayo de 2006, la República Bolivariana de Venezuela comunicó a la Comisión de la Comunidad Andina la denuncia del Acuerdo Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), debe necesariamente este Tribunal pronunciarse sobre la vigencia de dicho cuerpo normativo y su aplicabilidad en el presente asunto.

   Es de precisar que la Sala de Casación Civil, en decisión de fecha 17 de marzo de 2011, con ponencia del Magistrado LUIS ANTONIO ORTIZ HERNANDEZ, estableció al respecto las siguientes consideraciones:

   Ahora bien, el formalizante alega que la Decisión 486, vigente desde el 1° de diciembre de 2000, antes descrita, perdió vigencia en fecha “22 de abril de 2006”, cuando la República comunicó a la Comisión de la Comunidad Andina la denuncia del Acuerdo, en conformidad con lo estatuido en el artículo 135 de dicho cuerpo normativo.

   Observa esta Sala, que fue en fecha 22 de mayo de 2006, que la República Bolivariana de Venezuela comunicó a la Comisión de la Comunidad Andina la denuncia del Acuerdo Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena).

   Por su parte el artículo 135 del Acuerdo antes citado, dispone lo siguiente:

   El País Miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión. Desde el momento cesarán para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia.

   El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser disminuido en casos debidamente fundados, por decisión de la Comisión y a petición del País Miembro interesado.

   En relación con los programas de integración industrial se aplicará lo dispuesto en el literal i) del Artículo 62

   .

   De igual forma en conformidad con lo establecido en el artículo 23-8 de dicho Tratado, debía cumplirse un plazo de ciento ochenta (180) días para que la señalada denuncia se hiciera efectiva, verificando su vencimiento el 19 de noviembre de 2006, cuando el tratado perdió vigencia en el territorio nacional, debido a la expiración del plazo previsto una vez efectuada la denuncia, salvo la excepción en el prevista.

   Por consiguiente, considera la Sala que desde el momento del vencimiento del plazo de ciento ochenta (180) días, posteriores a la presentación de la denuncia, es que cesaron para la República Bolivariana de Venezuela los derechos y obligaciones generados en el marco de la integración andina, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco (5) años a partir del vencimiento del lapso de ciento ochenta (180) días posterior a la denuncia.

   Ahora bien, al ser presentada la denuncia en fecha 22 de mayo de 2006, los ciento ochenta (180) días se verificaron el 19 de noviembre de 2006, y los cinco (5) años de vigencia posterior se verificarían en fecha 19 de noviembre de 2011, solo con respecto a garantizar los derechos y obligaciones generados en el marco de la integración andina, que constituyen claramente ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, que no es más que los programas relativos a la exoneraciones tributarias, mas no en cuanto a las normas de procedimiento establecidas en dicho tratado, que es lo que quiso proteger el legislador con la prórroga de cinco (5) años de validez, ya citada, para que los afectados por tal medida soberana de separarse de dicho acuerdo, puedan adecuarse a las nuevas políticas de integración económica y de comercio exterior. Por cuanto “...que una interpretación acorde con los postulados del Estado Social de Derecho conduce a entender que el carácter programático que debe atribuirse a la norma contemplada en el Tratado G3, debe armonizarse con la disposición contenida en la Decisión 486 cuando se define al plazo razonable de protección como “…normalmente un lapso no menor de cinco años…”. (Cfr. Fallo N° 151 del 12 de febrero de 2008, expediente N° 2002-716, Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, caso: Sociedad mercantil ASTRAZENECA VENEZUELA S.A., publicado el 13 de febrero del mismo año). Así se establece.

   Ahora bien, dado que, como ya se explicó en este fallo, en fecha 19 de noviembre de 2006, el tratado perdió vigencia en el territorio nacional, debido a la expiración del plazo previsto una vez efectuada la denuncia, y al haberse hecho la solicitud de protección cautelar anticipada, en excepción al principio pendente litis, en fecha 29 de enero de 2008, como se desprende al folio 1 del expediente, en conformidad con el procedimiento previsto en la Decisión 486 antes descrita, en su artículo 245, fecha palmariamente posterior al 19 de noviembre de 2006, dicha solicitud fue hecha cuando la referida ley procesal ya no estaba vigente en el territorio nacional, y en consecuencia es obvio concluir, que el juez de alzada cometió el vicio delatado de infracción de ley por la aplicación de una norma legal no vigente, al considerar el juez como norma jurídica aplicable, una que no estaba en vigor para el momento en que se verificó el acto que se sustentó en ella. Así se declara.

   Por lo cual, el artículo 245, normativa legal denunciada como no aplicable al caso por falta de vigencia temporal, efectivamente no estaba vigente en la República Bolivariana de Venezuela, para la fecha en que se formuló la denominada acción por infracción, que regulaba lo que en doctrina se ha denominado protección cautelar anticipada, que no es más que una providencia mediante la cual se faculta al titular de los derechos protegidos por el ordenamiento comunitario, para solicitar de la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas, con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Como es el presente caso. Así se declara.

   Del análisis del precedente judicial anteriormente explanado, se evidencia claramente la importancia que adquiere la fecha de inicio del proceso a los fines de la aplicación de un cuerpo normativo carente de vigencia sobre un asunto en particular, siendo en el presente caso la Decisión 486 sobre el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, emanada de la Comunidad A.d.N., la cual contempla las disposiciones pertinentes a la acción por infracción de derecho marcario. De modo que, procediendo sobre la base del criterio anteriormente analizado, de una breve revisión del presente expediente se constató como fecha de presentación del libelo de demanda, el 5 de agosto de 2005, por lo cual es claro que para el momento de su presentación, el cuerpo normativo aludido se encontraba vigente, en virtud de dicho tratado perdió vigencia en el territorio nacional en fecha 19 de noviembre de 2006.

   En virtud de lo anterior, deben ser aplicadas las disposiciones legales de la Decisión 486 sobre el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, en el presente caso, por cuanto la mencionada decisión estaba vigente para la fecha en que la presente demanda fue incoada.

   En otro orden de ideas, antes de entrar a resolver el mérito de la presente controversia, este tribunal debe pronunciarse con relación a la defensa de fondo alegada la parte demandada en la cual invocó la aplicación del ordinal 7° del artículo 15 de la Ley de Propiedad Industrial. A tal efecto, resulta inútil el análisis de dicha disposición en virtud de que la Decisión 486 sobre el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, era de aplicación preferente en el presente asunto, tal y como lo establece el artículo 153 del mencionado texto legal. Así se decide.

   Como segunda defensa de fondo, la parte demandada alegó que la locución BERKEMANN, corresponde a una denominación patronímica, en virtud de lo cual no es procedente cualquier limitación a la misma y sus derivados. Al efecto, observa este sentenciador que dicho alegato no posee asidero legal, así como tampoco se desprende de las actas instrumento probatorio alguno promovido para fundamentar tal aseveración, razón por la cual no resulta procedente dicha defensa.

   Ahora bien, el artículo 239 Decisión 486 sobre el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial consagra la acción por daños y perjuicios por infracción marcaria, y adicionalmente el artículo 192 eiusdem, consagra alguno de los casos en los cuales es procedente dicha acción, lo cual es pertinente a los efectos de la presente demanda, siendo que ambas disposiciones rezan al siguiente tenor:

   Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.

   Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

   Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

   De las normas precedentes, se desprende el supuesto de hecho en el cual el titular del derecho lesionado puede impedirle a un tercero utilizar un signo distintivo idéntico o similar al utilizado por la empresa titular del derecho registrado, que cause confusión o riesgo de asociación y adicionalmente pueda causarle un daño económico, en virtud del aprovechamiento del prestigio que goce el nombre de la empresa titular del derecho de propiedad.

   En ese preciso sentido, los artículos 155 y 156 de la Decisión 486 sobre el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, establecen lo siguiente al respecto:

   Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

   (…)

   d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

   (…)

   f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

   (Subrayado y negrillas del Tribunal)

   Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

   1. introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;

   2. importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

   3. emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

   (Subrayado y negrillas del Tribunal)

   Luego de una análisis de las disposiciones legales precedentemente transcritas, se puede evidenciar que el legislador estableció para el presente caso en concreto, el requisito que la denominación comercial que presuntamente ocasione la lesión al derecho de propiedad aludido en el libelo de demanda, sea susceptible de confusión o asociación con el titular del registro o cause una disminución del valor comercial de la marca en virtud de un aprovechamiento de su prestigio.

   De modo que, a los efectos de poder dilucidar el presente controvertido y a los fines de la procedencia de la presente acción es menester para este tribunal verificar si se halla satisfecha la carga probatoria de los siguientes requisitos:

1. La titularidad del registro del nombre comercial BERKE y BERKEMANN, por parte de la parte actora ORTOPEDIA BERKEMANN, C.A.

2. Que la sociedad mercantil QUIROPEDIA BERKE PIES, C.A., utiliza un signo distintivo idéntico o similar, al registrado por la parte actora, para promover sus servicios.

3. Que el signo distintivo de la marca presuntamente infractora sea susceptible de confusión o asociación con el titular del registro.

   Así las cosas, en relación con el primero de los requisitos, este tribunal de un análisis de las actas que conforman el presente expediente verificó la existencia de elementos de convicción suficientes dirigidos a acreditar la titularidad del registro de la marca BERKE, a la sociedad mercantil ORTOPEDIA BERKEMANN, C.A, como lo son los certificados de registro de marca expedidos por el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial, en los cuales se le otorgó a dicha empresa la propiedad de los signos distintivos BERKE y BERKEMAN.

   Procediendo con el análisis de los requisitos concurrentes para la procedencia de la presente demandada, tenemos como segundo elemento la necesidad de determinar si la parte demandada usó alguno de las marcas registradas por la parte actora, siendo que de autos se desprende la existencia de dos (2) inspecciones judiciales extra-litem, y una (1) inspección judicial promovida in limine litis, de las cuales se evidencia coincidentemente la existencia de avisos publicitarios en los cuales la parte demandada utiliza la denominación BERKE como razón social, en vidriera, puerta principal, papelería comercial y aviso publicitario en la entrada del centro comercial.

   Ahora bien, con relación al último de los requisitos concurrentes para la procedencia de la presente acción, a saber, la posibilidad de confusión entre el signo infractor y la marca registrada, es menester recitar el fragmento del literal “d” del artículo 155 de la Decisión 486 sobre el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, emanada de la Comunidad A.d.N.: “…Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. De modo que, la parte actora en su libelo de demanda estableció lo siguiente, en relación a su objeto:

   …empresa dedicada al servicio de quiropedia, y a la importación y exportación, compra, venta, fabricación y distribución de toda clase de artículos para el tratamiento quiropédico y ortopédico de los pies…

   Asimismo, la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda indicó lo siguiente:

   …ya que la actividad comercial desempeñada por ambas partes esta referida, también exclusivamente, a un área de salud humana, referida al tratamiento de dolencias, conservación y belleza de los pies de una persona…

   Habida cuenta de lo anterior, este tribunal estima que ambas empresas cuentan con un objeto destinado a servicios en el mismo ramo comercial, en el sentido de que ambas prestan servicios dirigidos al cuidado de los pies. En consecuencia, es a todas luces evidente el riesgo de confusión que existe en la utilización por parte de la sociedad mercantil QUIROPEDIA BERKE PIES, C.A., del signo distintivo BERKE, propiedad de la parte actora, como quedó precedentemente demostrado en puntos anteriores.

   Como corolario de lo anterior, este Juzgado debe necesariamente declarar procedente la pretensión contenida en la presente demanda, al hallar satisfechos los elementos necesarios para su procedencia. Así se decide.

   Con relación al cálculo de la indemnización por daños y perjuicios este tribunal considera de capital importancia traer a colación la disposición relativas al respecto, establecida en la Decisión 486 sobre el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, emanada de la Comunidad A.d.N., siendo el artículo 243 de cuyo texto se desprende lo siguiente:

   Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

   1. el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

   2. el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,

   3. el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

   Ahora bien, de un análisis minucioso de las actas que conforman el presente expediente, este tribunal pudo verificar la inexistencia de instrumentos probatorios capaces de demostrar lo dispuesto en el artículo precedente, por lo cual este Tribunal no posee elementos de convicción que hagan acreditar plenamente la existencia de un daño producido por la parte demandada en virtud de las infracciones al derecho de propiedad industrial de la sociedad mercantil ORTOPEDIA BERKEMANN, C.A. No obstante, la parte actora en su libelo de demanda peticionó una experticia complementaria al fallo para establecer con precisión el monto de la indemnización. Ahora bien, respecto de dicho pedimento este tribunal debe acolar el criterio de la Sala de Casación Civil, en sentencia del 25 de noviembre de 1987, en la cual estableció las siguientes consideraciones:

   …La experticia complementaria del fallo, no constituye un medio de prueba, ya que a través de ella no se persigue la demostración de un hecho integrante de la pretensión o excepción que se ha ventilado en el proceso. Por lo contrario, la experticia complementaria del fallo constituye una mecánica al servicio de los Jueces de mérito para que éstos puedan precisar y determinar el alcance de la condenatoria establecida en el dispositivo del fallo…

   En definitiva, si bien es cierto que la experticia complementaria del fallo constituye un instrumento mediante el cual este tribunal podría obtener con precisión la estimación del monto a indemnizar por daños y perjuicios, no es menos cierto que de una revisión de las actas del presente asunto no se evidencia documentación o diligencia alguna, propulsada a la evacuación o promoción de pruebas a los fines de demostrar el daño, por lo cual en consideración al precedente judicial anteriormente transcrito este tribunal niega dicho pedimento, en virtud de que la experticia complementaria del fallo no puede establecer lo que debió ser acreditado con arreglo a lo deducido en la fase cognoscitiva del proceso. Y así queda establecido.

   - VI -

   DISPOSITIVA

   En razón de todos los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara:

PRIMERO

PARCIALMENTE CON LUGAR, la pretensión contenida en la demanda de indemnización de daños y perjuicios incoada por la sociedad mercantil ORTOPEDIA BERKEMANN, C.A, en contra de la sociedad mercantil QUIROPEDIA BERKE PIES, C.A.

SEGUNDO

Que la sociedad mercantil ORTOEDIA BERKEMANN, C.A., es la única y real propietaria de las marcas BERKEMANN y BERKE.

TERCERO

Se ordena a la sociedad mercantil QUIROPEDIA BERKE PIES, C.A., abstenerse de usar o distinguir cualquier servicio o producto con la partícula BERKE, o con cualquier otro signo que pueda ser parecido o similar a las marcas propiedad de la sociedad mercantil ORTOPEDIA BERKEMANN, C.A.

CUARTO

Se niega el pedimento referente a la experticia complementaria del fallo, solicitada por la actora en el libelo de demanda a los fines de establecer el monto de la indemnización por daños y perjuicios.

QUINTO

Dada la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas.

Regístrese y Publíquese. Notifíquese a las partes. Déjese Copia Certificada de la presente decisión en la sede del Tribunal de conformidad con lo dispuesto en la parte in fine del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de julio de dos mil once (2011).

EL JUEZ,

L.R.H.G..

LA SECRETARIA,

M.G.H.R..

En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las 3:27 p.m.-

LA SECRETARIA,

M.G.H.R..

LRHG/AJR